Почему признание ТМ хорошо известной не является самостоятельным способом защиты, пояснила БП ВС

Требование о признании торговой марки хорошо известной не может быть удовлетворено в исковом производстве как отдельное, поскольку оно не направлено на защиту права интеллектуальной собственности от конкретного нарушения.

К такому выводу пришла Большая палата Верховного Суда, отменяя предыдущие решения по делу №910/13988/20, сообщает «Закон и Бизнес».

По этому делу фармацевтическая фирма «Дарница» обратилась в суд с иском к Украинскому национальному офису интеллектуальной собственности и инновациям и АО «Лубнифарм». Истец утверждал, что обозначение «Цитрамон» хорошо известно в Украине по состоянию на 1 января 1997 года на его имя для товаров 05 класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков «фармацевтические препараты». В то же время, по мнению истца, принадлежащий «Лубныфарм» знак для товаров и услуг «ЦИТРАМОН У» похож настолько, что его можно спутать с хорошо известной по состоянию на 1.01.1997 торговой маркой истца для идентичных товаров.

Суды первой и апелляционной инстанций исковые требования удовлетворили полностью.

Однако БП ВС отметила, что на время обращения с иском ч.1 ст.25 закона «Об охране прав на знаки для товаров и услуг» устанавливала, что охрана прав на хорошо известную торговую марку осуществляется согласно ст.6 bis Парижской конвенции о охрану промышленной собственности и этим законом из признания торговой марки хорошо известной апелляционной палатой Государственной службы интеллектуальной собственности Украины или судом. Признание торговой марки хорошо известной апелляционной палатой или судом не является способами получения прав на торговую марку.

Рассмотрение в апелляционной палате заявлений о признании торговой марки хорошо известной в Украине не направлено на защиту прав владельца марки от нарушений со стороны другого лица, а его решение как обязательное для Укрпатента является инструментом охраны прав владельца хорошо известной марки и не является способом приобретения прав на нее. Признание марки хорошо известной хозяйственным судом осуществляется с целью защиты прав на нее, то есть имеет другое значение. Его нельзя считать альтернативой признанию марки хорошо известной в решении апелляционной палаты.

Как отметила БП ВС, ч.1 ст.6bis Парижской конвенции как норма материального права устанавливает способ защиты («признавать недействительной регистрацию»), который, по приведенному положению Конвенции, применяется при условии, что знак (марка) «по определению компетентного органа страны регистрации или страны применения уже в этой стране общеизвестны». То есть с учетом указанного положения признание марки хорошо известной не является самостоятельным способом защиты, а условием предоставления лицу защиты, в частности путем признания недействительной регистрации (свидетельства).

Признание торговой марки хорошо известной на определенную дату является таким образом установлением юридического факта, который в исковом производстве в состязательном процессе необходимо для удовлетворения иска к конкретному нарушителю. Такое признание не имеет значения erga omnes, то есть обязательное значение для лиц, не являющихся сторонами по делу. Признание торговой марки хорошо известной судом в исковом производстве имеет значение inter partes, то есть только для сторон спора.

Мотивируя свою позицию для иллюстрации того, какое значение в праве может иметь добросовестность регистрации конфликтующего знака для ограничения права на защиту владельца хорошо известной марки, БП обратилась к практике Суда справедливости ЕС. Этот Суд по делу C-482/09 (решение от 22.09.2011) разъяснил доктрину «молчаливого согласия» (acquiescence) в праве ЕС. БП ВС сослалась на это толкование, чтобы показать, что в вопросе охраны и защиты прав на торговые марки возможным и даже таким, что должно быть одинаковым во всех государствах — участниках ЕС, есть подход, по которому два владельца торговых марок (содержащие идентичное обозначение) ), которые длительное время использовали их для продвижения своей продукции, могут в дальнейшем добросовестно использовать их.

Следовательно, в этом деле, учитывая особые условия, с которыми законодательство связывает защиту права интеллектуальной собственности на хорошо известную торговую марку, суды должны установить, приобрел ли истец это право и является ли знак ответчика составляющим воспроизводство, имитацию или перевод хорошо известной торговой марки, способны вызвать смешивание с ней.

Если так, то суды должны установить, соблюден ли срок, установленный национальным законодательством и Парижской конвенцией для требования о признании недействительным свидетельства, и была ли регистрация знака ответчиком недобросовестной.

Так что в части исковых требований о признании обозначения хорошо известной торговой маркой в Украине по состоянию на 01.01.1997 было отказано.

Закон і Бізнес