В поиске отличий

Может ли суд сравнивать торговые марки как рядовой потребитель?

Сходство торговых марок является основанием для отказа в регистрации или для спора о признании свидетельства недействительными. Ведь регистрация, использование подобной торговой марки противоречат главной цели ТМ — отличать товары и услуги одних лиц от других.

Критерії схожості

Закон «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» визначає, що не можуть бути зареєстровані як ТМ позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати, зокрема з:

• ТМ, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію;

• ТМ інших осіб, якщо такі ТМ охороняються без реєстрації на території України на підставі міжнародних договорів;

• комерційними найменуваннями, що відомі в Україні й належать іншим особам.

Згідно з п.4.3.2.6 Правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, що затверджені наказом Держпатенту №116 від 28.07.95, при встановленні схожості позначень ураховується звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість.

Критерії схожості також описані в Методичних рекомендаціях з окремих питань проведення експертизи заявки на знак для товарів і послуг. Під час порівняння позначень береться до уваги загальне враження. Рекомендується звертати в першу чергу увагу на схожість позначень, а не на їх відмітність, оскільки саме схожі елементи призводять до змішування знаків. Описані основні елементи порівняння позначень у даних рекомендаціях із прикладами за такими ж критеріями.

Експерт чи суд?

В українській судовій практиці наявні різні прецеденти та позиції судів, які доволі часто суперечать одне одному. Крім того, в одній справі можна знайти кілька експертних досліджень із протилежними висновками.

Відповідно до процесуальних кодексів, коли є необхідність у спеціальних знаннях, варто делегувати такі питання профільним експертам. Водночас постанова пленуму Вищого господарського суду «Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов’язаних із захистом права інтелектуальної власності» від 23.03.2012 №5 визначає: «Коли знань судді достатньо для з’ясування обставин справи, пов’язаної із захистом прав інтелектуальної власності, можливе вирішення суддею (суддями) питань, які виникають у розгляді справи, з позиції споживача без призначення судової експертизи».

Таким чином, у судів можуть бути різні підходи до вирішення справи. На жаль, у нормах не конкретизовано, що означає «достатність знань». Тож, вочевидь, повинні враховуватись як досвід розгляду справ щодо інтелектуальної власності, так і складність, однозначність питань.

Оцінку позначень судом та огляд з позиції «кінцевого споживача» можна побачити у справі №922/3136/16, предметом якої була схожість двох позначень «Econom Class»— «Diskont Place».

Касаційний господарський суд зазначив, що попередні інстанції при прийнятті рішень виходили з того, що позначення є схожими настільки, що їх можна сплутати. В основу оскаржуваних рішень покладено висновки експертиз і звіт про соціологічне опитування.

Крім того, КГС наголосив: «Єдиною підставою для призначення експертизи є потреба в застосуванні спеціальних знань, тоді як у такому випадку необхідність у застосуванні саме спеціальних знань відсутня, оскільки розв’язання порушеного питання (щодо схожості зареєстрованої торговельної марки і спірного позначення) належить до компетенції звичайного пересічного споживача відповідних послуг».

Верховний Суд дійшов висновку, що потреба в призначенні експертизи була відсутня. Тому суд самостійно проаналізував позначення та вирішив, що вони не є схожими настільки, що їх можна сплутати.

У справі №910/18587/16 про визнання недійсним свідоцтва на знак порівнювалися дві зареєстровані ТМ: комбінована «Львівське різдвяне пиво» та словесна «Різдвяний».

КГС у постанові від 15.07.2019 зазначив, що «сприйняття марок пересічним споживачем відіграє вирішальну роль при їх порівнянні та оцінюванні».

У результаті експертизи було зроблено висновок про несхожість досліджуваних знаків за семантичною ознакою, фонетичними ознаками, графічними ознаками, що зумовлено в першу чергу розміром позначень, наявністю зображувальних елементів на противагу словесному позначенню.

Суд касаційної інстанції наголосив, що «схожість до ступеня змішуваності базується на загальному враженні». Крім цього, «графічного елементу достатньо щоб виключити схожість». У даній справі суди оцінили висновки експертиз відповідно до ст.104 Господарського процесуального кодексу та з точки зору пересічного споживача й дійшли висновку про несхожість знаків.

Однак право суду оцінювати позначення з точки зору «кінцевого споживача» не є абсолютним і повинне здійснюватися з оцінкою інших доказів.

У постанові від 20.02.2020 у справі №910/20650/17 КГС зазначив таке: «Судом апеляційної інстанції, на порушення норм процесуального права, не було здійснено оцінки доказів (висновків експертиз, зокрема), натомість перебрано невластиві суду функції експерта. За таких обставин без достатніх на те підстав скасоване законне та обґрунтоване рішення суду першої інстанції».

Крім того, суд третьої інстанції наголосив на необхідності експертизи, оскільки схожість ТМ і спорідненість товарів не мала очевидного характеру. Можна припустити, що такий висновок сформовано внаслідок затвердження судом проведення кількох судових експертиз, опитування експертів.

Для порівняння схожості позначень можуть братися до уваги й результати соціологічних досліджень. Наприклад, у справі №910/21643/17 за позовом «Рошен» проти «БКК» було ініційовано питання визнання недійсним свідоцтва №228350.

Позов аргументовано введенням в оману споживачів, оскільки елемент пакування тортів у вигляді червоної стрічки із золотим або жовтим написом є відомим елементом для споживачів продукції «Рошен». Серед доказів був звіт про соціологічне опитування, що встановлював «визначення рівня відомості серед споживачів елемента пакування тортів у вигляді червоної стрічки із золотим або жовтим написом та оцінка споживачами ступеня схожості упаковування продукції з вказаним елементом пакування». Рішенням від 6.08.2018 позов задоволено, а соціологічне опитування взято до уваги.

Іноземні підходи та наші сподівання

У багатьох справах країн Європейського Союзу за наявності належного висновку експертів суди беруть його до уваги. Наприклад, Суд загальної юрисдикції ЄС у своєму рішенні від 10.10.2019 зазначив, що «сприйняття споживачем відповідних знаків відіграє вирішальну роль в оцінці ймовірності плутанини. У зв’язку із цим пересічний споживач зазвичай сприймає торговельну марку в цілому та не аналізує її деталей».

При цьому суд не дав такої оцінки самостійно, а послався на висновок Апеляційної палати EUIPO (відомство з інтелектуальної власності ЄС). Тобто взято до уваги експертну думку відомства, а не здійснено аналіз.

У більшій частині рішень судів США питання схожості ТМ вирішують самі судді. Наприклад, у справі №14-55253 суддя Апеляційного суду дев’ятого округу США порівняв позначення за візуальними, фонетичними та іншими ознаками, а також провів детальну експертизу щодо питання схожості позначень.

На практиці трапляються різні підходи до розв’язання спорів щодо інтелектуальної власності як в українських, так і в іноземних судах. При оцінці схожості ТМ можуть ураховуватися думки експертів, соціологічні опитування або проводитися порівняння безпосередньо суддями.

З одного боку, є питання до передбачуваності судових рішень. З другого — сторони не обмежені у власних діях та доказах. Тому для збільшення шансів на виграш справи доцільно максимально використовувати принцип змагальності та доводити власну позицію всіма можливими доказами. Адже ні суд, ні експерт не будуть збирати докази. Для цього можна використовувати актуальну судову практику та підходи, замовляти експертні висновки та соціологічні опитування серед важливих респондентів. Також варто ретельно опрацьовувати питання, що будуть ставитись як експертам, так і при проведенні соціологічних опитувань.

Дискусійним залишається питання про наділення «експертними повноваженнями» або правом оцінювати позначення з точки зору кінцевого споживача суддів Вищого суду з питань інтелектуальної власності. Тож залишається сподіватися, що цей суд усе ж таки незабаром запрацює та дасть відповідні роз’яснення.