Отменить или обязать

Пределы дискреции в спорах по вопросам интеллектуальной собственности

Дискреция Украинского национального офиса интеллектуальной собственности и инноваций не абсолютна, но и суд не всегда может подменить собой этот орган. Поэтому в IP-спорах практическое значение имеет точное определение границ судебного вмешательства.

Межі вибору

Дискреція виникає лише там, де закон залишає органу простір для оцінки та вибору одного з кількох правомірних рішень. У сфері інтелектуальної власності це може стосуватися, зокрема, випадків, коли НОІВ оцінює розрізняльну здатність позначення, його описовість чи загальновживаність, відповідність промислового зразка критеріям охороноздатності або необхідність витребування додаткових матеріалів від заявника.

Якщо ж закон прямо зобов’язує орган прийняти конкретне рішення або вчинити визначену дію, дискреція відсутня. Це стосується ситуацій, коли норма встановлює імперативний порядок дій, чіткі критерії без альтернатив або коли рішення є результатом формальної перевірки відповідності заявки встановленим вимогам. У таких випадках орган не обирає між кількома варіантами поведінки, а лише перевіряє наявність передбачених законом умов.

Судовий контроль за актами і діями органів державної влади під час реалізації дискреційних повноважень є обмеженим (окрема думка судді ВП ВС Олександра Банаська від 25.02.2025 у справі № 990/190/23). Водночас це не означає, що такі рішення залишаються поза судовою перевіркою. Суд має з’ясувати, чи не є висновки органу довільними або нераціональними, чи підтверджені вони доказами, чи не ґрунтуються на помилковому встановленні фактів. Для цього суд оцінює, чи були повноваження органу дискреційними, чи може їх реалізація бути предметом судового контролю, чи діяв орган у межах повноважень, прозоро і послідовно, чи дотримався процедурних гарантій та чи належно мотивував рішення. Також перевіряється, чи не є рішення свавільним, необ’єктивним або явно несправедливим.

Коли суд зобов’язує

У справі №910/8295/21 Господарський суд м.Києва визнав недійсною та скасував відмову ДП «Український інститут інтелектуальної власності» в наданні додаткової охорони прав на винахід за патентом. Відмова була оформлена листом.

Крім скасування відмови, суд зобов’язав Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій здійснити державну реєстрацію додаткової охорони патенту, внести відповідні відомості до Державного реєстру України винаходів, опублікувати інформацію в офіційному електронному бюлетені НОІВ та видати сертифікат додаткової охорони.

УКРНОІВІ оскаржував таке рішення, зокрема посилаючись на втручання суду в його дискреційні повноваження. Однак апеляційний і касаційний суди залишили скарги без задоволення.

Касаційний господарський суд у постанові від 14.12.2023 зазначив, що суд першої інстанції врахував рекомендації Комітету міністрів Ради Європи, Венеційської комісії, позиції Верховного Суду та практику Європейського суду з прав людини. При цьому суд виходив із того, що дискреційні повноваження органу мають узгоджуватися з принципом верховенства права, зокрема юридичною визначеністю і забороною свавілля. Рішення суду було виконано.

Коли суд не підміняє орган

Інший підхід суд застосував у справі №910/8419/22. Позивач просив скасувати рішення ДП «Український інститут інтелектуальної власності» за заявкою та відмовити в реєстрації торговельної марки за цією заявкою.

ГСК у задоволенні позову відмовив. Одним із мотивів стало те, що реєстрація об’єктів права інтелектуальної власності, зокрема торговельних марок, належить до дискреційних владних повноважень УКРНОІВІ, який самостійно приймає рішення щодо реєстрації та видачі свідоцтв на торговельні марки.

Тому вимогу позивача про відмову в реєстрації торговельної марки за заявкою суд розцінив як форму втручання в дискреційні повноваження відповідача. Апеляційну скаргу залишено без задоволення, а рішення суду першої інстанції — без змін.

Коли суд повертає на розгляд

У справі №910/12047/19 ГСК визнав незаконним і скасував рішення Міністерства економічного розвитку і торгівлі про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг.

Також суд скасував рішення апеляційної палати про відмову в задоволенні заперечення та наказ міністерства, яким це рішення було затверджене. Водночас суд не зобов’язав безпосередньо зареєструвати знак, а зобов’язав УКРНОІВІ розглянути заявку з урахуванням висновків, викладених у судовому рішенні.

Задовольняючи позов, суд виходив із того, що дискреційні повноваження не повинні використовуватися свавільно, а суд має ефективно контролювати рішення, прийняті на підставі таких повноважень. При цьому суд послався на практику ЄСПЛ (рішення у справі «Hasan and Chaush v. Bulgaria» №30985/96) та рекомендації КМРЄ №R (80)2.

Апеляційні скарги відповідачів залишено без задоволення, а рішення суду першої інстанції — без змін.

Що врахувати юристу

Отже, з наведеної практики випливають кілька можливих сценаріїв. Суд може:

задовольнити зобов’язальну вимогу і фактично обмежити розсуд органу;

відмовити у позові, якщо вимога сприймається як втручання у повноваження НОІВ;

зобов’язати орган повторно розглянути питання з урахуванням висновків, викладених у судовому рішенні.

Під час повторного розгляду документів державні органи здебільшого враховують висновки суду та приймають рішення на користь заявників. Водночас у частині справ діловодство за заявками не продовжується, навіть після скасування рішень чи висновків і зобов’язання провести повторну експертизу або розглянути документи. Щодо окремих справ подальше виконання судового рішення неможливо відстежити, оскільки не всі документи та інформація є у відкритому доступі.

Тому правову позицію у таких спорах варто будувати не на запереченні дискреції як такої, а на доведенні того, що орган вийшов за межі своїх повноважень. Для цього слід аналізувати мотивувальну частину рішення, оцінювати процедурні порушення та формулювати позовні вимоги з урахуванням того, чи мав орган простір для розсуду.

Залежно від обставин це може бути вимога про визнання рішення незаконним і зобов’язання провести кваліфікаційну експертизу з урахуванням висновків суду. В іншій ситуації — вимога про визнання рішення недійсним, внесення змін до реєстру та публікацію відповідних відомостей в офіційному електронному бюлетені.

Закон і Бізнес