Спори про кіберсквотинг

Захист прав на торговельну марку в доменному імені: що кажуть суди?

Справи, які стосуються доменних імен, мають специфіку, яка формується через недостатній механізм регулювання правовідносин, природу використання та реалізації доменів та тенденції, що набувають швидких змін. Усе це спричиняє велику кількість спорів з приводу доменних імен.

Законодавче регулювання використання доменних імен

1 січня 2024 року набув чинності закон «Про використання доменних імен у спеціальному публічному домені .gov.ua», що є спеціальним законодавчим актом в Україні, який регулює питання використання доменних імен у публічному секторі. 

Відповідно до змін, прийнятих новим законом, домени можуть розташовуватись лише на території України, а функції з їх адміністрування та технічного супроводу в домені «GOV.UA» виконується виключно органом державної влади, а саме центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сферах цифровізації, цифрового розвитку, цифрової економіки, цифрових інновацій та технологій, електронного урядування та електронної демократії, розвитку інформаційного суспільства, інформатизації, на відміну від попереднього управління, за якого адміністратором таких доменів виступала приватна особа

Враховуючи практику реалізації доменів, використання доменних імен (адрес сайтів у мережі Інтернет) не обмежується лише публічною сферою. Тому щодня набирають популярності доменні спори.

Отже, згідно із законом доменне ім’я характеризується двома ознаками: перша — це унікальна назва, що ідентифікує домен, друга — склад із символьного позначення, що використовується в адресному просторі мережі Інтернет.

Слід зазначити, що доменне ім’я є важливим елементом адресації в мережі Інтернет, який дозволяє замінити IP-адресу, що складається з довгої цифрової послідовності, на більш інформативне словесне позначення, що ідентифікує вебсайт та адресу електронної пошти, і, відповідно, рекламує їх та сприяє залученню цільової аудиторії. 

Законом поняття «використання доменного імені» визначається як — реєстрація, перереєстрація, продовження реєстрації, видалення тощо доменних імен органами державної влади, органами місцевого самоврядування та підприємствами, установами, організаціями державної форми власності у спеціальному публічному домені .gov.ua.

Проте, саме з дій, які стосуються використання доменних імен, виникає найбільша кількість спорів, наприклад, стосовно домейнінгу (купівля милозвучних доменних імен і перепродаж їх зацікавленим кампаніям) чи кіберсквотингу (англ. — cybersquatting, протизаконна діяльність, що полягає у реєстрації, використанні та пропонуванні до продажу доменного імені з несумлінним наміром отримати прибуток від паразитування на торговельній марці, яка належить іншій особі).

Яка специфіка судових спорів щодо доменних імен?

Можливості захисту прав на доменне ім’я слід поділяти на спосіб захисту порушених прав на торговельну марку та захист домену як об’єкта авторського права.

Судові спори щодо доменних імен часто виникають через порушення прав на торговельну марку, які мають ознаки кіберсквотингу (реєстрація доменного імені, яке відповідає вже зареєстрованій та запатентованій торговельній марці або є схожим на неї). Зазвичай право на доменне ім’я охороняється відповідно до закону «Про охорону прав на знаки для товарів і послуги» №3689-XII. Таким чином, торговельна марка може бути анульована, якщо буде виявлено, що добросовісно зареєстроване та належним чином використовуване доменне ім’я має більш ранню дату реєстрації, ніж дата реєстрації схожої торговельної марки.

Існує можливість захисту прав на доменне ім’я як на об’єкт авторського права, оскільки сайт вважається твором із позиції авторського права, а оригінальна назва сайту (зазвичай це доменне ім’я другого рівня) визнається назвою твору. Це створює передумови для захисту доменного імені від більш пізньої реєстрації торговельної марки. 

Щоб подати позов до суду необхідно враховувати особливості судового захисту прав на торговельну марку, порушених шляхом її використання третьою особою в доменному імені.

Розглянемо це на прикладі справи №757/19365/19-ц, в якій позивач просив суд ухвалити рішення, яким:

зобов’язати відповідачів припинити використання знаків для товарів і послуг за міжнародними реєстраціями в мережі Інтернет, у тому числі в доменному імені, при пропонуванні для продажу, продажу товарів, маркованих знаками позивача на веб-сайтах, рекламуванні веб-сайту в пошуковій мережі Google та будь-яким іншим способом;

зобов’язати відповідачів припинити використання знаків для товарів і послуг за міжнародними реєстраціями в мережі Інтернет, в тому числі при пропонуванні для продажу, продажу товарів, маркованих знаками позивача, на веб-сайті та будь-яким іншим способом;

вилучити у відповідача, та передати позивачу товари, марковані знаками для товарів і послуг за міжнародними реєстраціями введені в цивільний оборот з порушенням прав інтелектуальної власності, щодо яких є вагомі підстави перешкоджати їх введенню в цивільних оборот.

зобов’язати відповідача здійснити переделегування доменних імен на користь позивача та вказати відомості в записі даних доменних імен вказані позивачем;

зобов’язати припинити використання знаків для товарів і послуг за міжнародними реєстраціями в мережі Інтернет, при пропонуванні для продажу, продажу товарів, маркованих знаками позивача на веб-сайтах рекламуванні веб-сайтів у пошуковій мережі Google та будь-яким іншим способом;

визнати право а користування доменними іменами шляхом переделегування доменних імен на користь позивача.

Судом позовні вимоги задоволено, зокрема, суд дійшов таких висновків.

Позивач належними доказами довів, що тривалий час відповідачі через різні веб-сайти пропонують для продажу та продають в Україні товари зі знаками позивача, які призначені виробником для продажу в інших країнах.

В рекламі пропозицій товарів зі знаками позивача, які адресують потенційних покупців на вебсайти відповідачів неодноразово містять інформація про те, що цей товар має офіційну гарантію та/або продавець є офіційним магазином (що з точки зору пересічного споживача є тотожним наявності офіційної гарантії). Відповідачі не спростували жодними доказами наведені обставини.

Використання знаків позивача у складі власних доменних імен та на вебсайтах, де відповідачі пропонували для продажу і продавали споживачам товари зі знаками позивача, створюючи враження що це сертифікований магазин товарів позивача, є незаконним використанням, адже власник оригінального товару не має права на таке використання торговельних марок, які нанесені на товар. Відповідачі не спростували жодними доказами наведені обставини.

Використання відповідачами знаків позивача під час рекламування товарів на власних веб-сайтах таким чином, що це вводило в оману потенційних покупців щодо статусу продавця та наявності гарантій від виробника є незаконним використанням, адже власник оригінального товару не має права на таке використання торговельних марок, які нанесені на товар. Відповідачі не спростували жодними доказами наведені обставини.

Розміщення знака в доменному імені з метою реклами не передбачене ч.6 ст.16 закону, оскільки такі дії є окремим видом використання торговельної марки, а тому підлягають самостійному захисту і не пов’язані із введенням в цивільний оборот товару. Для вчинення іншою особою дій щодо такого використання необхідним є отримання дозволу.

Згідно з ч.1 ст.4 Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків від 14.04.1891 з дати реєстрації, зробленої в Міжнародному бюро відповідно до положень статей 3 та 3ter, у кожній зацікавленій Договірній країні знаку надається така сама охорона, як і у випадку, коли б він був заявлений там безпосередньо.

Відповідно до ч.5 ст.16 закону №3689-XII свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди зареєстровану торговельну марку стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг.

Відповідно до ч.1 ст.20 закону №3689-XII будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені ст.16 цього закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України. Порушенням прав власника свідоцтва вважається також використання без його згоди в доменних іменах знаків та позначень, вказаних у п.5 ст.16 закону №3689-XII.

Що слід врахувати при подачі позову в доменному спорі?

Вибір юрисдикції

Оскільки, доменне ім’я не має прив’язки до території в той час, як знак для торгівельної марка є об’єктом права промислової власності має територіальну прив’язку, звідси виникає проблема стосовно захисту прав на використання доменного імені.

Суди Європейського Союзу визначають юрисдикцію щодо доменних спорів  відповідно до Брюссельської конвенції (Регламент (ЄС) Європейського парламенту та Ради №1215/2012 від 12.12.2012 про юрисдикцію, визнання та виконання судових рішень із цивільних та комерційних справ).

Загальним правилом визначення юрисдикції, згідно з нормами Брюссельської конвенції, є вибір юрисдикції, тобто подання позову, за місцем знаходження відповідача. 

При визначенні юрисдикції в доменних спорах суди відступають від загальних правил та визначають юрисдикцію за місцем вчинення дії, що призвела або може призвести до спричинення шкоди.

Хто буде належним відповідачем?

Оскільки позовні вимоги стосуються припинення незаконного використання словесного позначення в доменному імені та отримання чи вилучення домену, зареєстрованого із порушенням прав позивача, вимогу про припинення незаконного використання словесного позначення в доменному імені слід пред’явити до реєстранта, оскільки, він вказує доменне ім’я під час подання заявки на реєстрацію. 

Відповідно до закону №3689-XII, реєстрант визначається як орган державної влади, орган місцевого самоврядування та підприємство, установа, організація державної форми власності, на ім’я якого (якої) або в інтересах якого (якої) реєструється доменне ім’я в домені .gov.ua.

Вимога про отримання чи вилучення домену, зареєстрованого із порушенням прав позивача, слід пред’явити реєстратору, оскільки, саме реєстратор здійснює всі зміни щодо статусу доменного імені та може здійснювати виключно реєстратор доменного імені. 

Отже, належними відповідачами у доменних спорах будуть реєстрант і реєстратор доменного імені.

Проте, позивач не завжди має інформацію про реєстранта. В такому випадку, перед подачею позову до суду, необхідно звернутися до реєстратора з адвокатським запитом з метою отримання інформації про власника сайту. Щоб отримати інформацію про реєстратора, якщо такий невідомий, можна отримати інформацію через сервіс Whois.

Часто вебсайти зареєстровані на фізичну особу. В такому випадку реєстратор має право відмовитися надавати будь-яку інформацію, оскільки це є персональними даними, конфіденційною інформацією, яка не може бути надана без спеціальних виняткових підстав, установлених законодавством України.

Також доцільним буде звернення до Центру компетенції адресного простору мережі Інтернет з метою отримання витягу про власника вебсайту.

У випадку якщо попередні два способи не призвели до отримання позитивного результату, в такому випадку, разом з подачею позовної заяви подаємо заяву про витребування доказів, у якій обґрунтовуємо те, що у зв’язку з тим, що відомості становлять конфіденційну інформацію вам відмовлено в наданні відповіді.

Після отримання інформації про власника сайту необхідно подати до суду клопотання про його залучення як співвідповідача.

В ЄДРСР також є рішення, в якому реєстрант зазначений як невідомий, проте це суперечить умовам політики надання послуг та природі правочину (див. рішення від 12.01.2017 у справі №922/3151/16).

Які докази про слід надавати суду?

При подачі позову необхідно подати заяву про забезпечення позову з метою обмеження передачі доменного імені на користь інших осіб на час розгляду справи для унеможливлення відповідачем передачі домену іншим особам.

Отже, доказами у доменних спорах є саме докази факту порушення, а саме це звіти в яких зазначається зміст вебсторінки в мережі Інтернет, та витяги, в яких зазначаються власники вебсайту, зокрема і реєстрант доменного імені.

Позовні вимоги

З аналізу останніх судових доменних спорів найчастіше позивачі зазначають дві позовні вимоги, а саме:

1) заборона використання в доменному імені знаку для товарів і послуг або комерційного найменування;

2) зобов’язання вчинити певні дії, а саме, припинити делегування доменного імені, в якому протиправно використовується об’єкт права інтелектуальної власності; перереєструвати (передати) доменне ім’я на позивача.

Також необхідно пред’явити вимогу про переделегування домену на позивача, оскільки в такому випадку позивач отримує доступ до всіх відвідувачів вебсайту.

Також доцільно просити суд про стягнення збитків.

Звернення до АМКУ як окремий оказ права на доменне ім’я

Оскільки доменне ім’я реєструють як торгівельну марку, доцільним для захисту прав є звернення до Антимонопольного комітету України у зв’язку з недобросовісним використанням торгової марки. Адже АМКУ має право самостійно збирати докази під час розгляду справи та проводити експертизу.

У випадку постановлення АМКУ рішення про визнання факту недобросовісної конкуренції та її припинення та спростування за рахунок порушника поширених ним неправдивих, неточних або неповних відомостей на порушника також може бути накладено штраф.

Законом «Про захист від недобросовісної конкуренції» недобросовісною конкуренцією визнаються, будь-які дії в конкуренції, що суперечать торговим та іншим чесним звичаям у господарській діяльності.

Звернення до АМКУ є додатковим способом визнання свого права на доменне ім’я та посилення правової позиції в суді. 

Висновки

Враховуючи наведене, останні тенденції судової практики у доменних спорах свідчать про те, що у випадку достатньої підготовки позовів та доказової бази суди дедалі частіше ухвалюють рішення на користь позивача.

Закон і Бізнес