Тримай марку в захисті!

З дати визнання знака добре відомим йому надається така сама правова охорона, ніби він був заявлений на реєстрацію в Україні

Відомі сьогодні торгові марки витратили не один мільйон доларів на те, аби у свідомості споживачів їхня продукція асоціювалася з високою якістю та престижністю. Але в такої популярності є і зворотний бік: чим  відомішою є назва, тим більше охочих заробити на її підробці.

Змінивши у відомому бренді одну-дві літери, такі «пірати» розраховують, що покупець чи користувач послуг не настільки добре обізнаний з правилами написання іноземної торгової марки. Проте в судах доводять зворотне, наполягаючи на власних інтелектуальних вишукуваннях щодо таких привабливих позначень.

Узагальнивши практику застосування господарськими судами законодавства про захист прав на об’єкти промислової власності, Вищий господарський суд поширив оглядовий лист від 15.07.2010 №01-08/415, в якому звернув увагу нижчих інстанцій на типові помилки при вирішення спорів, пов’язаних із захистом прав на об’єкти промислової власності.

Право починається з умов

Товариство з обмеженою відповідальністю звернулося до господарського суду з позовом про заборону підприємцю виробництва товарів з використанням корисної моделі за деклараційним патентом України.
Задовольняючи позовні вимоги, місцевий господарський суд, з яким погодився суд апеляційної інстанції, дійшов висновку щодо використання відповідачем у виготовленні своєї продукції кожної ¬ознаки, включеної до незалежного пункту формули корисної моделі за відпо¬відним патентом.
Водночас були відхилені доводи відповідача про наявність у нього права попереднього користування технічним вирішенням, тотожним зареєстрованій корисній моделі, виходячи, зокрема, з того, що:
- для здійснення значної та серйозної підготовки до використання технічного вирішення, тотожного корисній моделі, відповідач мав володіти спеціальними знаннями, тобто мати технічну освіту, досвід і стаж роботи у відповідній сфері, проте доказів на підтвер¬дження цього позивачем не подано;
- відсутні дані про те, що таке виробництво здійснювалося за наявності дозволів відповідних державних органів, тобто добросовісно.
Переглядаючи в каса¬ційному порядку судові рішення попередніх судових інстанцій, Вищий господарський суд зазначив таке.
Відповідно до ч.1 ст.31 закону «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» будь-яка особа, яка до дати подання до установи заявки або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету в інтересах своєї діяльності з комер¬ційною метою добросовісно використала технологічне (технічне) вирішення, тотожне заявленій корисній моделі, чи здійснила значну і серйозну підготовку для такого використання, зберігає право на безоплатне продовження цього використання або на використання корисної моделі, як це передбачалося зазначеною підготовкою (право попереднього користування). Право попереднього користування обмежується тим обсягом використання тотожного заявленому винаходу вирішення, яким воно було на дату подання заявки.
Отже, для виникнення в особи права попереднього користування корисною моделлю необхідне виконання нею таких умов, як добросовісне, в інтересах своєї діяльності та з комерційною метою використання технічного вирішення, тотожного корисній моделі, або ж значна та серйозна підготовка до такого використання, що мають відбуватися до дати подання іншою особою заявки на реєстрацію такої корисної моделі. При цьому законодавством не передбачено будь-яких інших умов набуття права попереднього користування, як: технічна освіта, досвід і стаж роботи, наявність повного пакета дозвільних документів для здійснення виробництва певної продукції та ін. (постанова ВГС від 14.07.2009 №16/59-08).

Особливості на реєстрацію не впливають

Компанія звернулася до господарського суду з позовом, зокрема, про ви¬знання частково недійсним свідоцтва України на знак для товарів і послуг, власником якого є товариство, щодо товарів 5-го класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків.
Постановою апеляційного господарського суду рішення суду першої ін¬станції про задоволення позову скасовано і прийнято нове рішення, яким компанії відмовлено в задоволенні позову з посиланням на безпідставність тверджень позивача про невідповідність торговельної марки відпо¬відача умовам надання правової охорони у зв’язку з неврахуванням специфіки спірних товарів та шляхів їх розповсюдження.
Скасовуючи постанову апеляційного господарського суду зі справи та залишаючи в силі рішення місцевого господарського суду, суд касаційної інстанції зазначив таке.
Пунктом 3 ст.6 закону «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» встановлено, що не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію на ім’я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.
Попередніми судовими інстанціями в розгляді справи встановлено, що висновки проведених у справі судових експертиз збігаються в частині однорідності (спорідненості) товарів 5-го класу МКТП, для яких зареєстровано торговельні марки компанії та товариства.
При цьому рід (вид) товарів, їх призначення, умови та канали збуту, коло споживачів мають бути враховані саме під час установлення однорідності товарів (п.4.3.2.5 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг).
У свою чергу особливості фактичного використання знаків для товарів і послуг [зовнішній вигляд упаковки (поза зображенням торговельної марки) товару, ціна товару, місце виробництва, шляхи розповсюдження тощо] не впливають на державну реєстрацію заявленого позначення як торговельної марки, не є незмінними ознаками (з огляду на динамічність підприємницької діяльності) та не визначають правил використання зареєстрованих торговельних марок (постанова ВГС від 15.09.2009 №12/371).

Схожість та авторство не рятують від порушення

Причиною касаційного оскарження судових рішень у справі було питання щодо правомірності використання відповідачем у господарській діяльності позначення для товарів і послуг, що є схожим із ступенем змішування зі знаком, як об’єкта авторського права.
Пунктом 5 ст.16 закону «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» установлено, зокрема, що свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим законом, позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати.
Господарськими судами попередніх інстанцій було встановлено, що відповідач використовує позначення на підставі ліцензійного договору, ¬укладеного ним з фізичними особами як авторами відповідного твору.
Згідно з п.«а» ч.1 ст.15 закону «Про авторське і суміжні права» виключне право на використання твору належить до майнових прав автора (чи іншої особи, яка має авторське право).
Водночас відповідно до ч.1 та 2 ст.13 ЦК особа здійснює цивільні права у межах, наданих їй договором або актами цивільного законодавства. У здійс¬ненні своїх прав особа зобов’язана утримуватися від дій, які могли б порушити права інших осіб, завдати шкоди довкіллю або культурній спадщині.
На підставі наведеного судові інстанції, не заперечуючи в цілому прав відпо¬відача на використання позначення як об’єкта авторського права, правильно взяли до уваги правовий зміст поняття торговельної марки (зокрема в частині її призначення) та обсяг її правової охорони і, встановивши факт використання відповідачем позначення, схожого до ступеня змішування зі знаком для товарів і послуг позивача, зареєстрованим для товарів такого ж класу, дійшли обгрунтованого висновку щодо наявності з боку відповідача порушення прав позивача на торговельну марку та правомірно задовольнили позов (постанова ВГС від 15.09.2009 №5/57).

Строк міжнародної незалежності

Постановою апеляційного господарського суду визнано недійсною повністю на території України міжнародну реєстрацію на знак для товарів і послуг, що належить підприємству, та зобов’язано департамент сповістити про це міжнародне бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності. Постанову апеляційного суду обгрунтовано тим, що рішеннями судових органів Латвії визнано недійсним правочин, за яким суб’єкт господарювання, від якого під¬приємство одержало права на знак для товарів і послуг, отримав права на даний знак за національною реєстрацією, що була підставою для здійснення міжнародної реєстрації.
Скасовуючи судові рішення у справі та передаючи останню на новий розгляд до місцевого господарського суду, ВГС звернув увагу на таке.
У чч.2—4 ст.6 Мадрид¬ської угоди про міжнародну реєстрацію знаків зазначено, що по закінченні 5-річного строку від дати міжнародної реєстрації ця реєстрація стає незалежною від національного знака, попередньо зареєстрованого в країні походження, з урахуванням такого.
Охорона, що виникає внаслідок міжнародної ре¬єстрації знака, незалежно від того, була вона предметом передачі прав чи ні, не може бути затребувана повністю або частково, якщо протягом 5 років від дати міжнародної реєстрації національний знак, раніше зареєстрований у країні походження відповідно до ст.1, вже не користується повністю або частково правовою охороною в даній країні. Це положення застосовується також для випадку, коли правова охорона припиняється пізніше внаслідок порушення судової справи, початої до за¬кінчення 5-річного строку.
У разі виключення знака з національного реєстру, здійсненого на прохання заявника чи ex officio, відомство країни походження буде вимагати від між¬народного бюро виключити знак з міжнародного реєстру; бюро здійснить цю операцію. У разі порушення судової справи згадане відомство пересилає міжнародному бюро ex officio або на вимогу позивача копію позовної заяви чи будь-якого іншого документа, який підтверджує цей позов, а також остаточне рішення суду; бюро робить відмітку про це в міжнародному реєстрі.
Отже, попереднім судовим інстанціям потрібно було з’ясувати, зокрема, чи виключено знак підприємства з національного ре¬єстру; чи вимагало відомство країни походження виключити торговельну марку підприємства за міжнародною реєстрацією з міжнародного реєстру та чи здійснено таке виключення (постанова ВГС від 30.03.2009 №20/23).

Охорона без реєстрації

Рішення місцевого господарського суду, яким свідоцтво на знак для товарів і послуг України ви¬знано недійсним у частині словесного елементу, мотивовано тим, що словесний елемент спірної торговельної марки є складовою частиною фірмового найменування товариства, що може ввести споживачів у оману стосовно особи, яка надає туристичні послуги.
Скасовуючи це рішення з передачею справи на новий розгляд, ВГС зазначив таке.
Згідно з чч.1 і 2 ст.489 ЦК правова охорона надається комерційному найменуванню, якщо воно дає можливість вирізнити одну особу з-поміж інших та не вводить в оману споживачів щодо справжньої її діяльності; право інтелектуальної власності на комерційне найменування є чинним з моменту першого використання цього найменування та охороняється без обов’язкового подання заявки на нього чи його реєстрації і незалежно від того, є чи не є комерційне найменування частиною торговельної марки.
У свою чергу відповідно до п.3 ст.6 закону «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати, зокрема, з фірмовими найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання до установи заявки щодо таких же або споріднених з ними товарів і послуг.
Вищий господарський суд зауважив, що висновки суду першої інстанції про невідповідність знака за свідоцтвом України умовам надання правової охорони є передчасними, оскільки господарському суду для прийняття правильного рішення зі справи належало встановити необхідні фактичні обставини, виходячи, зокрема, з:
- обсягу правової охорони торговельної марки за свідоцтвом;
- того, що право на комерційне (фірмове) найменування виникає з моменту його використання;
- необхідності дослі¬дження відповідності торговельної марки за свідоцтвом України умовам надання правової охорони саме на дату подання заявки про її реєстрацію;
- при визначенні схожості фірмового (комер¬ційного) найменування зі спірною торговельною маркою необхідно було порівнювати встановлене судом фірмове (комерційне) найменування, яке фактично використовується стосовно певних послуг, із зображенням спірної торговельної марки (так, як зареєстровано) та з переліком послуг, для яких її зареєстровано (постанова ВГС від 10.11.2009 №16/170-08).

Асоціативна плутанина

Компанія як власник торговельних марок за міжнародними реєстраціями звернулася до господарського суду з позовом, зокрема, про визнання недійсним свідоцтва України на знак для товарів і послуг, власником якого є товариство, та про заборону товариству використовувати зазначене у свідоцтві України позначення.
Рішенням місцевого господарського суду з посиланням на висновки судової експертизи об’єктів права інтелектуальної власності позов було задоволено.
Постановою апеляційного господарського суду зазначене рішення суду першої інстанції у справі скасовано і в задоволенні позову відмовлено з посиланням на висновок додаткової судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності через несхожість зареєстрованих позначень за міжнародними реєстраціями та свідоцтвом України за семантичним критерієм.
Скасовуючи зазначені судові рішення у справі і передаючи справу на новий розгляд до місцевого господарського суду, ВГС звернув увагу на таке.
Пунктом 3 ст.6 закону «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» встановлено, що не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію на ім’я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.
За приписами абз.3 п.4.3.2.4 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Держпатенту від 28.07.95 №116 (у редакції наказу від 20.08.97 №72), позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним у цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.
Відповідно до ч.5 ст.42 ГПК висновок судового екс¬перта для господарського суду не є обов’язковим і оцінюється господарським судом за правилами, встановленими ст.43 кодексу.
Отже, судом апеляційної інстанції було відмовлено в позові з посиланням на висновки додаткової судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності, без урахування того, що семантичний критерій є лише однією (але не єдиною) з ознак, які підлягають урахуванню при визначенні схожості спірних позначень.
У свою чергу суд першої інстанції, прийнявши рішення про заборону відповідачеві використовувати спірне позначення щодо всіх товарів, зазначених у сві¬доцтві України, включаючи використання «на підставі усних та письмових ліцен¬зійних договорів», не встановив фактичних обставин, пов’язаних з використанням або невикористанням відповідачем цього позначення (постанова ВГС від 22.12.2009 №20/285).

А експерти хто?

Рішення господарських судів про відмову в задоволенні позову було мотивовано тим, що винахід за оспорюваним патентом України повністю відповідає визначеним ст.7 закону «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» умовам патентоздатності, а тому відсутні підстави для визнання його недійсним.
Скасовуючи рішення в цій справі та передаючи її на новий розгляд до місцевого господарського суду, ВГС виходив з такого.
Господарським судом першої інстанції для роз’яснення питань, що потребують спеціальних знань (про відповідність винаходу умовам патентоздатності), призначено судову експертизу об’єктів інтелектуальної власності у справі та її висновок покладено в основу судового рішення.
Відповідно до ст.43 ГПК наявні докази підлягають оцінці в їх сукупності і жодний доказ не має для господарського суду заздалегідь установленої сили.
В апеляційному розгляді даної справи господарський суд скористався правом, наданим йому ч.4 ст.42 ГПК, згідно з якою суд може при необхідності призначити повторну судову експертизу і доручити її проведення іншому судовому експерту.
Повторну судову експертизу апеляційним господарським судом було оцінено як належну, і на її ви¬сновку фактично базувалася постанова апеляційної інстанції у справі.
Разом з тим в оцінці висновку повторної судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності господарським судом апеля¬ційної інстанції не було враховано таке:
згідно з п.3 ч.1 ст.12 закону «Про судову експертизу» незалежно від виду судочинства судовий експерт зобов’язаний заявляти самовідвід за наявності передбачених законодавством підстав, які виключають його участь у справі; однією з таких підстав є перебування експерта в службовій або в іншій залежності від осіб, які беруть участь в справі, що мало місце в проведенні повторної судової експертизи в даній справі;
порушення п.4.13 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз, затверджених наказом Міністерства юстиції від 8.10.98 №53/5 (у редакції наказу від 30.12.2004 №144/5) та зареєстрованих у Міністерстві юстиції 3.11.98 за №705/3145, при проведенні повторної експертизи не було зазначено голову комісії (провідного експерта).
Господарські суди не звернули уваги також на те, що згідно з п.1.2 інструкції експертиза, для вирішення питань якої необхідні знання з різних галузей знань або різних напрямів у межах однієї галузі знань, є комплексною. До проведення таких експертиз, у разі потреби, залучають фахівців установ та служб (підрозділів) інших центральних органів виконавчої влади або інших фахівців, що не працюють у державних спеціалізованих експертних установах.
Судовими інстанціями у вирішенні спору та в наданні оцінки висновкам судової експертизи не взято до уваги, що всі судові екс¬перти, які складали зазначені висновки, мали кваліфікацію судового експерта лише зі спеціальності 13.3 «Дослідження, пов’язані з охороною прав на винаходи, корисні моделі, раціоналізаторські пропозиції», проте жоден з експертів не був атестований за спеці¬альністю 8.11 «Дослідження речовин хімічних виробництв та спеціальних хімічних речовин», що в даному випадку було необхідним (постанова ВГС від 9.02.2010 №20/134).

Зв’язок до шкоди доведе

Корпорація звернулася до господарського суду з позовом, в якому просила суд визнати недійсним свідоцтво України на знак для товарів і послуг, власником якого є товариство, та зобов’язати Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства осві¬ти і науки внести відповідні зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів та послуг.
Погоджуючись із судовими рішеннями, прийнятими у відповідній справі, Вищий господарський суд, зауважив таке.
Відповідно до п.3 ст.6 закону не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати із, зокрема, знаками, раніше заре¬єстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім’я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг; знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна, зокрема знаками, визнаними добре відомими відповідно до ст.6-bis Паризької конвенції про охорону промислової власності.
Пунктами 1 і 4 ст.25 закону передбачено, що охорона прав на добре відомий знак здійснюється згідно з ст.6-bis Паризької конвенції про охорону промислової власності та цим законом на підставі визнання знака добре відомим апеляційною палатою або судом; з дати, на яку, за визначенням апеляційної палати чи суду, знак став добре відомим в Україні, йому надається така сама правова охорона, якби цей знак був заявлений на ре¬єстрацію в Україні. При цьому вона поширюється також на товари і послуги, що не споріднені з тими, для яких знак визнано добре відомим в Україні, якщо використання цього знака іншою особою стосовно таких товарів і послуг указуватиме на зв’язок між ними та власником добре відомого знака і його інтересам, ймовірно, буде завдано шкоди таким використанням.
Попередніми судовими інстанціями у справі встановлено, що подача товариством заявки на знак для товарів і послуг для товарів 11-го і 21-го класів Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків відбулася в той час, коли такий знак уже був добре відомим в Україні стосовно корпорації; тому торговельна марка відпо¬відача могла сприйматися споживачем як така, що вказувала на зв’язок між товариством та корпорацією, і внаслідок такого використання було ймовірним заподіяння шкоди інтересам позивача.
Крім того, в оскаржуваних судових рішеннях цілком правильно зазначено про те, що з дати, на яку, за визначенням апеляційної палати департаменту, торговельна марка позивача стала добре відомою в Україні, правова охорона такого знака поширюється на всі товари корпорації, нею марковані, безвідносно до того, чи є ці товари спорідненими з товарами, які виробляє товариство (постанова ВГС від 23.03.2010 №21/404).