Катерина Олейник:

Борьба с патентным троллингом: новеллы закона

Проект закона №2258 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины касательно усиления охраны и защиты прав на торговые марки и промышленные образцы и борьбы с патентным троллингом" является одним из триады законопроектов в сфере интеллектуальной собственности, принятых недавно Верховной Радой благодаря политической воле и проактивной позиции Минэкономразивия и призванных внести существенные изменения в сфере интеллектуальной собственности.

I. Общие комментарии к законопроекту

Стоит отметить, что реализация некоторых положений данного законопроекта находится в прямой зависимости от реализации принятого ранее Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины касательно создания национального органа интеллектуальной собственности" (№703-IX), который вступает в силу 14.10.2020, так как в составе Национального органа интеллектуальной собственности ("НОИС") будет работать Апелляционная палата НОИС как коллегиальный орган, наделенный полномочиями не только рассмотрения возражений по заявкам на объекты промышленной собственности ("ОИС"), но и рассмотрения заявлений о признании прав на объекты интеллектуальной собственности недействительными полностью или частично.

Таким образом, комплекс законодательных изменений предусматривает, прежде всего, внедрение административной процедуры признания недействительными прав на ОИС с акцентом на те объекты, правовая охрана которым предоставляется под ответственность заявителя и по которым не проводится полная квалификационная экспертиза на соответствие таких объектов условиям правовой охраны.

В частности, проектом закона №2258 предусматривается возможность подачи возражений против зарегистрированных промышленных образцов, а также торговых марок, но в отношении торговых марок опция оспаривания решения о предоставлении правовой охраны предоставляется исключительно лицам, которые подали возражение на стадии экспертизы обозначений, заявленных на регистрацию.

Данная новелла призвана сбалансировать легкость процедуры получения правовой охраны и усилий заинтересованных лиц, направленных на оспаривание правовой охраны, так как, например, при минимальных капиталовложениях в получение патента на промышленный образец,  судебная процедура оспаривания патента на него может длиться годами с необходимостью проведения в большинстве случаев далеко ни одной судебной экспертизы.

Более того, при текущей ситуации, когда введены жесткие кассационные фильтры и функционирование Высшего специализированного суда по вопросам интеллектуальной собственности фактически заблокировано перманентной судебной реформой и внесением изменений в деятельность органов судейского управления, такая административная процедура дает еще один необходимый инструмент для борьбы с недобросовестными регистрациями.

Также ряд изменений, предусмотренных законопроектом №2258, обеспечивают имплементацию положений Соглашения об ассоциации Украина-ЕС, направленных на гармонизацию украинского законодательства с законодательством ЕС, и в целом модернизирует охрану прав на торговые марки и промышленные образцы в Украине.

II. Промышленные образцы

При продлении срока регистрации с 15 до 25 лет, повышены критерии охраноспособности промышленных образцов – долгожданная новелла для всех, кто так или иначе столкнулся с проблемой "патентного троллинга" и других видов злоупотребления процедурой получения прав на промышленные образцы. К критерию охраноспособности "новизна" добавился критерий "индивидуальный характер" промышленного образца, который определяется сквозь призму восприятия промышленного образца  информированным пользователем с учетом степени свободы автора во время его создания.

Также важно, что исключены с правовой охраны изделия, являющиеся составной частью иного изделия и элементы которого невидимы, а также функциональные элементы составных изделий, которые подлежат точному воссозданию для выполнения функций механического соединения с иным изделием.

Таким образом создаются дополнительные барьеры для регистрации функциональных изделий, которые являются объектами технического конструирования, в качестве промышленных образцов.

Абсолютном новым является для системы охраны промышленных образцов и охрана незарегистрированных промышленных образцов в течение трех лет с момента доведения промышленного образца до всеобщего сведенья. В нашем динамичном мире такая охрана для объектов технологического дизайна может стать очень существенным инструментом для борьбы с хищнической конкуренцией.

III. Торговые марки

 Среди самых существенных нововведений, которые касаются охраны и защиты прав на торговые марки, можно отметить следующее.

Внедрение полноценной процедуры "pre-grant oppostion": в соответствии с новыми требованиями любое лицо может подать возражения против регистрации знака в течение трех месяцев от даты публикаций сведений о заявках. Соответственно, как упоминалось выше, от реализации данного права и зависит возможность у лица обжаловать решение о регистрации торговой марки в Апелляционной палате НОИС.

Также данным законопроектом ставится точка в дискуссиях и разной правоприменительной практике касательно льготного периода для неиспользования знака, так как специальным законом устанавливается пятилетний срок по неиспользованию. Дополнительно законодатель ввел очень важную оговорку, которая существенна для разработки стратегий защиты и использования альтернативных способов разрешения споров. Законопроектом предусмотрено, что для целей досрочного прекращения действия свидетельства не принимается во внимание подготовка к использованию или возобновление использования, которые имели место в течение трех месяцев до даты подачи иска и после того, как владелец свидетельства узнал о возможности его подачи.

Свое влияние на процедуру экспертизы обозначений, заявленных на регистрацию, также окажут как и внедрение концепции предоставления согласия на регистрацию знака от владельца схожего знака, так и расширения теста на соответствие относительным условиям предоставления правовой охраны оценкой риска возникновения ассоциативных связей с иными обозначениями.

Новое в правоприменительной практике и судебной защите можно ожидать и с учетом внедрения института компенсации в случае установления факта регистрации знака с нарушением прав третьих лиц в сумме от 10 до 50 тысяч минимальных заработных плат с учетом вины лица и иных обстоятельств.