С даты признания знака хорошо известным ему предоставляется такая же правовая защита, как если бы он был заявлен на регистрацию в Украине
Известные сегодня торговые марки потратили не один миллион долларов на то, чтобы в сознании потребителей их продукция ассоциировалась с высоким качеством и престижностью. Но у такой популярности есть и обратная сторона: чем известнее название, тем больше желающих заработать на его подделке.
Изменив в известном бренде одну-две буквы, такие «пираты» рассчитывают, что покупатель или пользователь услуг не настолько хорошо знаком с правилами написания иностранной торговой марки. Однако в судах доказывают обратное, настаивая на собственных интеллектуальных изысках относительно таких привлекательных обозначений.
Обобщив практику применения хозяйственными судами законодательства о защите прав на объекты промышленной собственности, Высший хозяйственный суд распространил обзорное письмо от 15.07.2010 №01-08/415, в котором обратил внимание низших инстанций на типичные ошибки при решении споров, связанных с защитой прав на объекты промышленной собственности.
Право начинается с условий
Общество с ограниченной ответственностью обратилось в хозяйственный суд с иском о запрещении предпринимателю производства товаров с использованием полезной модели по декларационному патенту Украины.
Удовлетворяя исковые требования, местный хозяйственный суд, с которым согласился суд апелляционной инстанции, пришел к заключению относительно использования ответчиком при изготовлении своей продукции каждого признака, включенного в независимый пункт формулы полезной модели по соответствующему патенту.
В то же время были отклонены доводы ответчика о наличии у него права предыдущего пользования техниче¬ским решением, тождественным зарегистрированной полезной модели, исходя, в частности, из того, что:
- для осуществления значительной и серьезной подготовки к использованию технического решения, тождественного полезной модели, ответчик должен был владеть специальными знаниями, то есть иметь техническое образование, опыт и стаж работы в соответствующей сфере, однако доказательств в подтверждение этого истцом не представлено;
- отсутствуют данные о том, что такое производство осуществлялось при наличии разрешений соответствующих государственных органов, то есть добросовестно.
Пересматривая в кассационном порядке судебные решения предыдущих судебных инстанций, Высший хозяйственный суд отметил следующее.
В соответствии с ч.1 ст.31 закона «Об охране прав на изобретения и полезные модели» любое лицо, которое до даты подачи в учреждение заявки или, если заявлен прио¬ритет, до даты ее приоритета в интересах своей деятельности с коммерческой целью добросовестно использовало технологическое (техническое) решение, тождественное заявленной полезной модели, или осуществило значительную и серьезную подготовку для такого использования, сохраняет право на бесплатное продолжение этого использования или на использование полезной модели, как это преду¬сматривалось указанной подготовкой (право предыдущего пользования). Право предыдущего пользования ограничивается таким объемом использования, тождественного заявленному изобретению решения, каким оно было на дату подачи заявки.
Следовательно, для возникновения у лица права предыдущего пользования полезной моделью необходимо выполнение им таких условий, как добросовестное, в интересах своей деятельно¬сти и с коммерческой целью использование технического решения, тождественного полезной модели, или же значительная и серьезная подготовка к такому использованию, которые должны происходить до даты подачи другим лицом заявки на регист¬рацию такой полезной модели. При этом законодательством не предусмотрено каких-либо других условий приобретения права предыдущего пользования, таких как: техническое образование, опыт и стаж работы, наличие полного пакета разрешительных документов для осущест¬вления производства определенной продукции и проч. (постановление ВХС от 14.07.2009 №16/59-08).
Особенности на регистрацию не влияют
Компания обратилась в хозяйственный суд с иском, в частности, о признании ча¬стично недействительным свидетельства Украины на знак для товаров и услуг, собственником которого является общество, относительно товаров 5-го класса Международной классификации товаров и услуг (далее — МКТУ) для регист¬рации знаков.
Постановлением апелляционного хозяйственного суда решение суда первой инстанции об удовлетворении иска отменено и принято новое решение, которым компании отказано в удовлетворении иска со ссылкой на беспочвенность утверждений истца о несоответствии торговой марки ответчика условиям предоставления правовой охра¬ны в связи с неучитыванием специфики спорных товаров и путей их распространения.
Отменяя постановление апелляционного хозяйственного суда по делу и оставляя в силе решение местного хозяйственного суда, суд кассационной инстанции отметил следующее.
Пунктом 3 ст.6 закона «Об охране прав на знаки для товаров и услуг» установлено, что не могут быть зарегистрированы как знаки обозначения, которые являются тождественными или похожими настолько, что их можно спутать со знаками, ранее зарегистрированными или заявленными на регистрацию на имя другого лица для таких же или родственных с ними товаров и услуг.
Предыдущими судебными инстанциями при рассмотрении дела установлено, что заключения проведенных по делу судебных экспертиз сов¬падают в части однородности (родства) товаров 5-го класса МКТУ, для которых зарегистрированы торговые марки компании и общества.
При этом род (вид) товаров, их назначение, условия и каналы сбыта, круг потребителей должны быть учтены именно во время установления однородности товаров (пункт 4.3.2.5 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу свидетельства Украины на знак для товаров и услуг).
В свою очередь особенности фактического использования знаков для товаров и услуг [внешний вид упаковки (вне изображения торговой марки) товара, цена товара, место производства, пути распространения и т.п.] не влияют на государственную регистрацию заявленного обозначения как торговой марки, не являются неизменными признаками (учитывая дина¬мичность предприниматель¬ской деятельности) и не опре¬деляют правила использования зарегистрированных торговых марок (постановление ВХС от 15.09.2009 №12/371).
Сходство и авторство не спасают от нарушения
Причиной кассационного обжалования судебных решений по делу был вопрос относительно правомерности использования ответчиком в хозяйственной деятельности обозначения для товаров и услуг, которое является похожим настолько, что его можно спутать со знаком, как объекта авторского права.
Пунктом 5 ст.16 закона «Об охране прав на знаки для товаров и услуг» установлено, в частности, что свидетельство предоставляет его владельцу исключительное право запрещать другим лицам использовать без его согласия, если иное не преду¬смотрено данным законом, обозначение, схожее с зарегистрированным знаком, относительно указанных в свидетельстве товаров и услуг, если в результате такого использования эти обозначения и знак можно спутать.
Хозяйственными судами предыдущих инстанций было установлено, что ответчик использует обозначение на основании лицензионного договора, заключенного им с физическими лицами как авторами соответствующего произведения.
Согласно п.«а» ч.1 ст.15 закона «Об авторском и смежных правах» исключительное право на использование произведения относится к имущественным правам автора (или другого лица, име¬ющего авторские права).
В то же время в соответствии с ч.1 и 2 ст.13 ГК лицо осуществляет гражданские права в пределах, предоставленных ему договором или актами гражданского законодательства. При осуществлении своих прав лицо обязано воздерживаться от действий, которые могли бы нарушить права других лиц, нанести вред окружающей среде или культурному наследию.
На основании приведенного судебные инстанции, не отрицая в целом прав ответчика на использование обозначения как объекта авторского права, правильно приняли во внимание правовое содержание понятия торговой марки (например, в части ее назначения) и объем ее правовой охраны и, установив факт использования ответчиком обозначения, похожего настолько, что его можно спутать со знаком для товаров и услуг ист¬ца, зарегистрированным для товаров такого же класса, пришли к обоснованному выводу относительно наличия со стороны ответчика нарушения прав истца на торговую марку и правомерно удовлетворили иск (постановление ВХС от 15.09.2009 №5/57).
Срок международной независимости
Апелляционный хозяйственный суд своим постановлением признал полностью недействительной на территории Украины международную регистрацию на знак для товаров и услуг, принадлежащий предприятию, и обязал департамент уведомить об этом международное бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности. Постановление апелляционного суда обосновано тем, что решениями судебных органов Латвии признана недействительной сделка, по которой субъект хозяйствования (от него предприятие получило права на знак для товаров и услуг) получил права на данный знак по национальной регистрации, которая была основанием для осуществления международной регистрации.
Отменяя судебные решения по делу и передавая по¬следнее на новое рассмотрение в местный хозяйственный суд, ВХС обратил внимание на следующее.
В чч.2—4 ст.6 Мадридского соглашения о международной регистрации знаков отмечено, что по окончании 5-летнего срока с даты международной регистрации эта регист¬рация становится независимой от национального знака, предварительно зарегистрированного в стране происхождения, с учетом следующего.
Охрана, возникающая в результате международной регист¬рации знака, независимо от того, была она предметом передачи прав или нет, не может быть востребована полностью или частично, если в течение пяти лет с даты международной регистрации нацио¬нальный знак, ранее зарегистрированный в стране происхождения в соответствии со ст.1, уже не подлежит полностью или частично правовой охраной в данной стране. Это положение применяется также для случая, когда правовая охрана прекращается позже в результате возбуждения судебного дела, начатого до окончания 5-летнего срока.
В случае исключения знака из национального реестра, осуществленного по просьбе заявителя или ех officio, ведомство страны происхождения будет требовать от международного бюро исключить знак из международного реест¬ра; бюро осуществит эту операцию. В случае возбуждения судебного дела упомянутое ведомство пересылает международному бюро ех officio или по требованию истца копию искового заявления или любого другого документа, который подтверж¬дает этот иск, а также окончательное решение суда; бюро делает отметку об этом в международном реестре.
Следовательно, предыдущим судебным инстанциям нужно было выяснить, в част¬ности, исключен ли знак предприятия из национального реестра; требовало ли ведомство страны происхождения исключить торговую марку предприятия по международной регистрации из международного реестра и осущест¬влено ли такое исключение (постановление ВХС от 30.03.2009 №20/23).
Охрана без регистрации
Решение местного хозяйственного суда, которым свидетельство на знак для товаров и услуг Украины признано недействительным в части словесного элемента, мотивировано тем, что словесный элемент спорной торговой марки является составной частью фирменного наименования общества, которое может ввести потребителей в за¬блуждение относительно лица, предоставляющего туристические услуги.
Отменяя это решение и передавая дело на новое рассмотрение, ВХС отметил следующее.
Согласно чч.1 и 2 ст.489 ГК правовая охрана предоставляется коммерческому наименованию, если оно дает возможность выделить лицо среди других и не вводит потребителей в заблуждение относительно настоящей его деятельности; право интеллектуальной собственности на коммерческое наименование действует с момента первого использования этого наименования и охраняется без обязательной подачи заявки на него или его регистрации и независимо от того, является или нет коммерческое наименование частью торговой марки.
В свою очередь в соответствии с п.3 ст.6 закона «О защите прав на знаки для товаров и услуг» не могут быть зарегистрированы в качестве знаков обозначения, которые являются тождественными или похожими настолько, что их можно спутать, в частности, с фирменными наименованиями, которые известны в Украине и принадлежат другим лицам, получившим право на них до даты подачи в учреждение заявки относительно таких же или родственных с ними товаров и услуг.
Высший хозяйственный суд отметил, что выводы суда первой инстанции о несоответствии знака по свидетельству Украины условиям предоставления правовой защиты являются преждевременными, поскольку хозяйственному суду для принятия правильного решения по делу следовало установить необходимые фактические обстоятельства, исходя, в частности, из:
- объема правовой защиты торговой марки по свидетельству;
- того, что право на коммерческое (фирменное) наименование возникает с момента его использования;
- необходимости исследовать соответствие торговой марки по свидетельству Украины условиям предоставления правовой охраны именно на дату подачи заявки на ее регистрацию;
При определении сходства фирменного (коммерческого) наименования со спорной торговой маркой необходимо было сравнить установленное судом фирменное (коммерче¬ское) наименование, которое фактически используется относительно определенных услуг, с изображением спорной торговой марки (так, как зарегистрировано) и с перечнем услуг, для которых оно зарегистрировано (постановление ВХС от 10.11.2009 №16/170-08).
Ассоциативная путаница
Компания как собственник торговых марок по международным регистрациям обратилась в хозяйственный суд с иском, в частности, о признании недействительным свидетельства Украины на знак для товаров и услуг, собственником которого является общест¬во, и о запрете обществу использовать указанное в свидетельстве Украины обозначение.
Решением местного хозяйственного суда со ссылкой на заключение судебной экспертизы объектов права интеллектуальной собственности иск был удовлетворен.
Постановлением апелляционного хозяйственного суда указанное решение суда первой инстанции по делу отменено и в удовлетворении иска отказано со ссылкой на заключение дополнительной судебной экспертизы объектов интеллектуальной собственности из-за непохожести зарегистрированных обозначений по международным регистрациям и свидетельству Украины по семантическому критерию.
Отменяя указанные судебные решения по делу и передавая его на новое рассмотрение в местный хозяйственный суд, ВХС обратил внимание на следующее.
Пунктом 3 ст.6 закона «О защите прав на знаки для товаров и услуг» установлено, что не могут быть зарегистрированы как знаки обозначения, которые являются тождественными или похожими настолько, что их можно спутать со знаками, ранее зарегистрированными или заявленными на регистрацию на имя другого лица для таких же или родственных с ними товаров и услуг.
Согласно предписаниям абз.3 п.4.3.2.4 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу свидетельства Украины на знак для товаров и услуг, утвержденных приказом Госпатента от 28.07.95 №116 (в редакции приказа от 20.08.97 №72), обозначение считается похожим настолько, что его можно спутать с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на некоторое различие элементов.
В соответствии с ч.5 ст.42 ХПК заключение судебного эксперта для хозяйственного суда не является обязательным и оценивается хозяйственным судом по правилам, установленным ст.43 кодекса.
Следовательно, суд апелляционной инстанции отказал в иске со ссылкой на заключение дополнительной судебной экспертизы объектов интеллектуальной собственно¬сти, не учтя того, что семантический критерий является лишь одним (но не единственным) из признаков, которые должны учитываться при опре¬делении сходства спорных обозначений.
В свою очередь суд первой инстанции, приняв решение, которым запретил ответчику использовать спорное обозначение всех товаров, указанных в свидетельстве Украины, включая использование «на основании устных и письменных лицензионных договоров», не установил фактические обстоятельства, связанные с использованием или неиспользованием ответчиком этого обозначения¬ ¬(постановление ВХС от 22.12.2009 №20/285).
А эксперты кто?
Решение хозяйственных судов об отказе в удовлетворении иска было мотивировано тем, что изобретение по оспариваемому патенту Украины полностью отвечает определенным ст.7 закона «О защите прав на изобретения и полезные модели» условиям патентоспособности, а значит, отсутствуют основания для признания его недействительным.
Отменяя судебные решения по этому делу и передавая его на новое рассмотрение в мест¬ный хозяйственный суд, ВХС исходил из следующего.
Хозяйственным судом первой инстанции для разъяснения вопросов, которые требуют специальных знаний (о соответствии изобретения условиям патентоспособно¬сти), назначил судебную экспертизу объектов интеллектуальной собственности, и ее заключение легло в основу судебного решения.
Согласно ст.43 ХПК имеющиеся доказательства подлежат оценке в их совокупности, и ни одно доказательство не имеет для хозяйственного суда заранее установленной силы.
При апелляционном рассмотрении данного дела хозяйственный суд воспользовался правом, предоставленным ему ч.4 ст.42 ХПК, согласно которой суд может при необходимости назначить повторную судебную экспертизу и поручить ее проведение другому судебному эксперту.
Повторную судебную экспертизу апелляционный хозяйственный суд оценил как соответствующую, и на ее за¬ключении фактически базировалось постановление апелляционной инстанции по делу.
В то же время при оценке заключения повторной судебной экспертизы объектов интеллектуальной собственности хозяйственный суд апелляционной инстанции не учел следующее:
-согласно п.3 ч.1 ст.12 закона «О судебной экспертизе» независимо от вида судопроизводства судебный эксперт обязан заявлять самоотвод при наличии предусмотренных законодательством оснований, исключающих его участие в деле. Одним из таких оснований является то, что эксперт находится в служебной или иной зависимости от лиц, принимающих участие в деле, что имело место при проведении повторной судебной экспертизы по данному делу;
-нарушение п.4.13 Инструкции о назначении и проведении судебных экспертиз и Научно-методических рекомендаций по вопросам подготовки и назначения судебных экспертиз, утвержденных приказом Министерства юстиции от 8.10.98 №53/5 (в редакции приказа от 30.12.2004 №144/5) и зарегистрированных в Министерстве юстиции 3.11.98 за №705/3145, при проведении повторной экспертизы не был указан председатель комиссии (ведущий эксперт).
Хозяйственные суды также не обратили внимания на то, что согласно п.1.2 инструкции экспертиза, для решения во¬просов которой необходимы знания из разных областей или разных направлений в пределах одной области знаний, является комплексной. К проведению таких экспертиз, в случае необходимости, привлекают специалистов учреждений и служб (подразделений) других центральных органов исполнительной власти или других специалистов, не работающих в государственных специализированных экспертных учреждениях.
Судебные инстанции при решении спора и даче оценки заключениям судебной экспертизы не приняли во внимание, что все судебные эксперты, составлявшие указанные заключения, имели квалификацию судебного эксперта лишь по специальности 13.3 «Исследования, связанные с охраной прав на изобретения, полезные модели, рационализаторские предложения», однако ни один из экспертов не был аттестован по специальности 8.11 «Исследование веществ химических производств и специальных химических веществ», что в данном случае было необходимо (постановление ВХС от 9.02.2010 №20/134).
Связь до ущерба доведет
Корпорация обратилась в хозяйственный суд с иском, в котором просила признать недействительным свидетельство Украины на знак для товаров и услуг, собственником которого является общество, и обязать государственный департамент интеллектуальной собственности Министерства образования и науки внести соответствующие изменения в Государственный ¬реестр свидетельств Украины на знаки для товаров и услуг.
Соглашаясь с судебными решениями, принятыми по соответствующему делу, Высший хозяйственный суд, отметил следующее.
В соответствии с п.3 ст.6 закона не могут быть зарегистрированы как знаки обозначения, которые являются тождественными или похожими настолько, что их можно спутать с, в частности, знаками, ранее зарегистрированными или заявленными на регистрацию в Украине на имя другого лица для таких же или родственных с ними товаров и услуг; знаками других лиц, если эти знаки защищаются без регистрации на основании международных договоров, участником которых является Украина, в частности знаками, признанными хорошо известными в соответствии со ст.6-bis Парижской конвенции о защите промышленной собственности.
Пунктами 1 и 4 ст.25 закона предусмотрено, что защита прав на хорошо известный знак осуществляется согласно ст.6-bis Парижской конвенции о промышленной собственности и данным законом на основании признания знака хорошо известным Апелляционной палатой или судом; с даты, с которой по определению Апелляционной палаты или суда знак стал хорошо известен в Украине, ему предоставляется такая же правовая защита, как если бы этот знак был заявлен на регистрацию в Украине. При этом защита распространяется также на товары и услуги, не родственные тем, для которых знак признан хорошо известным в Украине, если использование этого знака другим лицом относительно таких товаров и услуг будет указывать на связь между ними и владельцем хорошо извест¬ного знака, и его интересам, вероятно, таким использованием будет нанесен ущерб.
Предыдущие судебные инстанции по делу установили, что подача обществом заявки на знак для товаров и услуг для товаров 11-го и 21-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков состоялась в то время, когда такой знак уже был хорошо известен в Украине по отношению к корпорации; поэтому торговая марка ответчика могла восприниматься потребителем как указывавшая на связь между обществом и корпорацией и в результате такого использования, возможно, интересам истца был бы нанесен ущерб.
Кроме того, в обжалованных судебных решениях абсолютно правильно указано на то, что с даты, на которую, по определению Апелляционной палаты департамента, торговая марка истца стала хорошо известна в Украине, правовая защита такого знака распространяется на все товары корпорации, ею маркированные, безотносительно к тому, являются ли эти товары родственными товарам, которые производит общество (постановление ВХС от 23.03.2010 №21/404).
Комментарии
К статье не оставили пока что ни одного комментария. Напишите свой — и будете первым!