Закон і Бізнес


НОІВ ковчег

Новий орган зможе «потопити» патентних тролів, але втратити право на міжнародну попередню експертизу


Укрпатент ризикує загубитися в законотворчих хащах, а Україна — залишитися без права на попередню експертизу.

№10 (1464) 14.03—20.03.2020
Сергій ГОЛОВКО, адвокат АО «Креденс»
2951
2951

За останні роки прийнято низку законодавчих актів щодо наведення ладу у сфері інтелектуальної власності. Проте оскільки вони готувалися поспіхом, то й введені норми, м’яко кажучи, недосконалі. Наступним етапом є якраз проблеми, на розв’язання яких спрямовані 3 законопроекти, що готуються в парламенті до другого читання.


Укрпатент: бути чи не бути?

Перший та, мабуть, найбільш дискусійний — це проект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення Національного органу інтелектуальної власності» (№2255). Як зазначено в пояснювальній записці, документ розроблено з метою запровадження дворівневої системи державного управління ІP-сферою: створення Національного органу інтелектуальної власності як юридичної особи публічного права, що належить до сфери управління Міністерства економіки.

Створення єдиної державної установи у сфері інтелектуальної власності, яка одночасно реалізує завдання щодо державного управління та виконує сервісні функції, є, беззаперечно, пріоритетним. Однак експертна спільнота сприйняла проект №2255 досить неоднозначно. Навіть можна сказати, що домінують негативні оцінки.

Найголовніше питання, яке він викликає, — це порядок утворення НОІВ. Річ у тім, що в пояснювальній записці сказано: він має з’явитися на базі Українського інституту інтелектуальної власності (ДП «Укрпатент»), але в самому проекті про це ні слова. Натомість обов’язок щодо утворення НОІВ покладено на Кабінет Міністрів.

У той же час усі учасники українського ринку інтелектуальної власності добре пам’ятають недавні дії Мінекономіки, яке у 2018 році утворило Національний офіс інтелектуальної власності. За твердженням міністерства, ця організація мала відігравати функцію «планово-економічного відділу» у відносинах між ним самим та Укрпатентом. Проте вона почала дублювати й навіть присвоювати деякі функції та повноваження Укрпатенту в питаннях розподілу коштів і власності. Це призвело до галузевої кризи та звільнення у 2019 році очільників профільного департаменту Мінекономіки, НОІВ та Укрпатенту.

Отже, в експертної спільноти виникли виправдані побоювання, що за умови збереження проекту №2255 у нинішньому вигляді Укрпатент фактично буде відсторонено, а то й узагалі ліквідовано в процесі створення НОІВ. Однак це було б дуже поганим рішенням.

Адже, попри наявні питання та претензії до Укрпатенту з боку учасників ринку авторських прав, за загальним переконанням, це найбільш компетентний та фактично безальтернативний претендент на виконання функцій НОІВ. Достатньо вказати на те, що Укрпатент у 2016 році став єдиною на пострадянському просторі організацією та лише 20-ю у світі, яка отримала статус міжнародного пошукового органу та органу міжнародної попередньої експертизи від Всесвітньої організації інтелектуальної власності.

Нині ВОІВ узагалі припинила надавати такий статус. Отже, при ліквідації чи навіть простому відстороненні Укрпатенту від участі в утворенні НОІВ ми отримаємо внутрішньодержавну кризу в питаннях експертизи заявок та реєстрації договорів на об’єкти інтелектуальної власності й одночасну втрату державою статусу власника МПО та ОМПЕ. Це автоматично призведе до падіння рівня в низці міжнародних бізнес-рейтингів та до погіршення позицій у «Переліку 301» Торгової палати США, що зрештою зумовить зниження так необхідних країні інвестицій.

Непрозоре керівництво

Питання місця ДП «Укрпатент» у формуванні майбутнього НОІВ, за проектом №2255, важливе, але не єдине. Ще до першого читання ставилося питання про юридичний сенс ініціативи щодо внесення ідентичних визначень і формулювань у низку законодавчих актів замість ухвалення нового документа. Такі пропозиції містив альтернативний законопроект №2255-1. Але в першому читанні прийняли проект №2255.

Утім, він ставить комплексне питання, вирішення якого є обов’язковим до прийняття його як закону. Це — прозорість порядку формування та діяльності НОІВ.

Наразі призначення керівника НОІВ передбачено виключно за рішенням центрального органу виконавчої влади (читай — Мінекономіки). При цьому взагалі відсутні будь-які кваліфікаційні вимоги до такої особи, не запроваджено конкурсних засад призначення керівника, не передбачено жодного зовнішнього контролю за його діяльністю. НОІВ має бути підзвітним і підконтрольним виключно центральному органу виконавчої влади. Усе це створює ідеальні умови для корупції та суперечить Концепції реформування державної системи правової охорони інтелектуальної власності в Україні.

Натомість проект №2255-1 пропонував значно сучаснішу модель формування та діяльності НОІВ. Передбачались:

• обов’язкова участь громадськості;

• утворення наглядової ради;

• фактична, а не декларативна незалежність апеляційної палати НОІВ;

• кваліфікаційні вимоги та конкурсні засади для порядку обрання керівника нацоргану.

На всі зазначені недоліки проекту №2255 у зверненні до Комітету Верховної Ради з питань економічної політики вказала Асоціація правників України. Також їх озвучено на парламентських слуханнях, які відбулись у грудні минулого року. Тому є сподівання, що парламентарі таки дослухаються та внесуть у документ необхідні корективи до другого читання. Тим більше що майже повний перелік поправок уже готовий та міститься в положеннях проекту №2255-1.

Удар по недобросовісним «винахідникам»

Що ж стосується законопроектів №№2258 та 2259, то вони є менш дискусійними, але, звісно, не позбавлені певних недоліків. Так, незважаючи на те, що переліки авторів усіх трьох документів частково збігаються, вони між собою не узгоджені. Зокрема, у проектах №№2258 та 2259 не передбачено існування НОІВ у тому вигляді, як його визначає проект №2255.

Крім того, обидва документи містять протиріччя як щодо моменту виникнення прав інтелектуальної власності, так і того, що є їх підтвердженням: факт державної реєстрації чи наявність відповідного свідоцтва (патенту). Проте всі ці недоліки можна віднести до технічних, які, швидше за все, будуть виправлені в процесі обговорення у відповідних комітетах.

Що ж стосується принципових положень, задля яких документи розроблені, то варто зазначити, що вони є, безумовно, прогресивними й такими, що дійсно ведуть до мети, заявленої в пояснювальних записках.

Так, уже в самій назві проекту №2258 згадується «патентний тролінг». Цей дещо жаргонний вираз використовується для позначення недобросовісного використання закріпленого законодавством багатьох країн права на патентування, зокрема технологій чи дизайну (в Україні — корисних моделей та промислових зразків) без проведення обов’язкової експертизи на відповідність критерію новизни.

Можна назвати хрестоматійними судові справи, в яких предметом охорони виступав запатентований українськими «дизайнерами» зовнішній вигляд вішалки для одягу, планшетного комп’ютера чи звичайної пробірки. При цьому Укрпатент нині не має можливості відмовляти в патентуванні таких загальновідомих зразків за умови дотримання заявником процедури. Як і митна служба не має повноважень відмовити у внесенні діючого патенту до митного реєстру та повинна зупиняти митне оформлення товару, який формально порушує авторські права. Добросовісному власнику товару залишається або судитися з «тролем» із перспективами скасувати його патент через невизначено довгий строк, протягом якого товар лежить на митниці, чи домовлятися та виплачувати «тролю» «авторську винагороду».

У проектах №№2258 та 2259 закладено процедури, які мають ускладнити або й зробити таку недобросовісну діяльність недоцільною.

По-перше, передбачено право будь-яких осіб звертатися до апеляційної палати НОІВ із заявою про визнання прав на промислові зразки та корисні моделі з підстав невідповідності предмета захисту критерію новизни. Цей крок значно прискорить процес оскарження прав недобросовісних власників прав.

Хоча й тут є окремі зауваження. Адже набрання законної сили рішенням АП ставиться в залежність від затвердження такого рішення наказом установи (з урахуванням проекту №2255 — НОІВ). При цьому час на розгляд скарг регламентовано, а час на винесення наказу про затвердження рішення АП — ні. Убачається, що цей момент потребує уточнення. Адже якщо установа матиме змогу відмовити у винесенні наказу чи затягнути процес, то це вже ставить під сумнів задекларовану незалежність апеляційної палати та може нівелювати переваги у строках розгляду заяв порівняно із судом.

Іншим запланованим заходом запобігання «патентному тролінгу» є можливість стягувати з недобросовісного власника компенсацію за матеріальну шкоду на користь особи, котра звернулась із заявою про визнання недійсними прав на промисловий зразок чи корисну модель. Це також має сприяти зменшенню випадків недобросовісного використання прав інтелектуальної власності. Адже сьогодні «тролі» практично нічим не ризикують у фінансовому сенсі, крім адміністративних платежів за реєстрацію. Перспектива ж виплачувати кількамільйонну шкоду має значно збільшити вартість «проекту» та, відповідно, знизити інтерес.

Об’єкти без охорони

Ще одна запланована законопроектами новела — значне збільшення переліку об’єктів, на які не поширюється правова охорона. Ця ініціатива досить дискусійна.

Ії противники вказують на те, що такі положення загалом знижують рівень правового захисту інтелектуальної власності в Україні. А це нібито суперечить обов’язкам, узятим на себе нашою державою перед міжнародною спільнотою.

Проте з такими твердженнями погодитися не можна. Адже майже повний перелік об’єктів, на які охорона не має поширюватися, практично дослівно взятий з Угоди про асоціацію України з Європейським Союзом, зокрема зі ст.221. Отже, навряд чи хтось зможе закидати Україні невиконання загальноєвропейських норм.

Разом з тим позбавлення правової охорони, наприклад, нової форми відомого лікарського засобу, нового дозування або нового використання призведе до розв’язання дуже нагальної для України проблеми «вічнозелених патентів», коли виробник препаратів, маніпулюючи патентним законодавством, може практично нескінченно підтримувати монополію (а відповідно й ціну) на певні ліки, змінюючи лише форму випуску чи допоміжні речовини, що не позначається на терапевтичному ефекті. Така ситуація вигідна виробникам, але зовсім не вигідна споживачам. Крім того, вона ще й суперечить загальноєвропейській практиці, згідно з якою в питаннях здоров’я суспільні інтереси мають переважати приватні.

Тож загалом проекти №№2258 та 2259 є більш відпрацьованими та придатними для прийняття з унесенням мінімуму правок. Та навіть проект №2255 у будь-якому разі задає правильний напрямок. Залишається сподіватися, що законотворці не гальмуватимуть подальшої праці над документами та приймуть їх у найстисліші строки. Сучасне законодавство у сфері інтелектуальної власності, кваліфікований та зрозумілий державний регулятор, який ефективно реалізує законодавство, та спеціалізований суд з питань інтелектуальної власності — усе це необхідні передумови для збільшення використання потенціалу інтелектуальної власності українським бізнесом, а отже, і для зростання економіки.