Руслан Чорнолуцький

Захист інтересів правовласників, офіційних імпортерів і дистриб'юторів ''ТМ'' від сірого / паралельного імпорту в е-commerce індустрії

Руслан Чорнолуцький - доктор юридичних наук, адвокат, радник “Dega partners”

115120

В даний час є актуальним напрямок, пов'язаний з проблематикою правового регулювання і фактичним існуванням обороту сірого/паралельного імпорту офіційних торгових марок в Україні. З точки зору сприйняття паралельного імпорту звичайними кінцевими споживачами - такий «сірий» імпорт товарів часто прирівнюється і сприймається покупцем як реалізація контрафактної продукції, через механізми і способи типовою контрабанди.

Чи є легальним «Сірий / Паралельний імпорт»?

З огляду на розвиток ринку інтернет технологій, зростання e-commerce продажів (B2B, B2C, C2C), збільшилася і кількість «сірого» товару офіційних торгових марок, брендів (особливо слід виділити ринок побутової та промислової техніки, оргтехніки), який ввозиться на територію України, а також варіативність "умілих" шляхів появи такого товару на національному ринку.

Статистика підтверджує, що митниця періодично припиняє оформлення і вилучає з незаконного обігу товари деяких торгових марок, придбаних часто через неофіційні інтернет-магазини, що нібито представляють інтереси з імпортування та реалізації офіційних ТМ відомих брендів. Ці процеси свідчать, що відбувається грубе порушення процедури ввезення товарів, що містять об'єкти права інтелектуальної власності (торгові марки, промислові зразки, корисні моделі). Основними видами порушень в минулому році були: ввезення через кордон приватними особами в побутових цілях товарів дрібними партіями (на суму не більше 500 євро) і ввезення товарів суб'єктами, які не мають таких повноважень від правовласника (це і є паралельний «сірий» імпорт).

Аналізуючи фактично наростаючий конфлікт між «офіціалами ТМ» і «сірими ділками» (з використанням "сірих" інтернет-магазинів, прайс-агрегаторів, маркетплейсів), які паралельно ввозять легальний товар виробника, дуже примітним є те, що комплексне легальне закріплення поняття, сутності «паралельного імпорту» його держрегулювання відсутня в законодавчому полі. Також існують правові колізії застосування принципів вичерпання виняткових прав на знак при введенні продукції в цивільний оборот.

Так наприклад, відповідно до п. 17, ч. 1, ст. 4 Митного кодексу України, паралельний імпорт розглядається з точки зору - контрафактної продукції, оскільки, часто ввозиться на територію України без оплати державного мита та / або як для власного приватного використання, тобто не для комерційної реалізації. В даному контексті - паралельний імпорт ототожнюється з контрафактною продукцією, до якої належать товари, що містять об'єкти права інтелектуальної власності, що охороняються законом. Простіше кажучи, такі товари, які копіюють зовнішній вигляд, склад і інші елементи оригінального товару. Здається, що таке законодавче тлумачення - прирівнювання до контрафакту, в своїй основі є некоректним і суперечливим, оскільки підміняє поняття і йде врозріз самої суті поставок і продажів офіційних ТМ товарів через «сірі» канали минаючи інтереси офіційного виробника, правовласника і офіційних імпортерів, дистриб'юторів «брендів ТМ ». Виходячи з вищезазначеного прикладу нормативного тлумачення, відзначимо, що на фактичному споживчому ринку, "контрафактом '' сьогодні визначають не тільки підробку. Це може бути оригінальна продукція офіційної ТМ, яка ввозиться на територію країни недостовірно задекларовано. Таким чином, паралельний імпорт отримав додаткові назви: «контрафакт» / «сірий імпорт». Цей факт акцентує увагу кінцевих споживачів на тому, що продукція була привезена (провезена) незаконним шляхом, а також введена в торговий оборот з використанням корупційної складової при митному та фіскальному контролі.

І все ж зазначимо, що Сірий / паралельний імпорт і контрафакт товарів - це різні проблеми споживчого ринку і держрегулювання. При паралельному імпорті відбувається ввезення оригінальної продукції і товарів офіційної торгової марки (бренду), проти волі власника прав і виробника ТМ. При імпорті контрафактних товарів відбувається ввезення підробок (схожих зовнішніми і технічними характеристиками) під офіційну ТМ (бренду), які не мають відношення до оригінальних товарів офіційного правовласника.

У свою чергу, видається цікавим, що виходячи зі сформованої міжнародної практики, під «паралельним імпортом» зазвичай розуміють ввезення «брендованої» продукції на територію держави, де дана продукція не реалізовується самим виробником, правовласником ТМ бренду або іншою особою (офіційним імпортером, дистриб'ютором) за згодою правовласника "ТМ".

«Сірий» (він же паралельний) імпорт» товарів, це переміщення через кордон товарів, офіційно придбаних на території іншої держави, який потрапив в країну (в цивільний оборот, де він буде реалізовуватися) НЕ через офіційних дистриб'юторів ТM, а паралельно від офіційних поставок, тобто минаючи офіційних представників і їх офіційний дозвіл на постачання і реалізацію такого товару у відповідному регіоні або країні. У сформованих реаліях, статистика фіксує наявність «сірого» імпорту на ринку України варіюється від 13% до 25%, залежно від категорії товару.

З метою розкриття даної теми, виділимо істотні та відмінні ознаки сірого / паралельного імпорту:

- під фактичним імпортером розуміється будь-яка фізична або юридична особа, яка здійснює підприємницьку або посередницьку діяльність через ввезення оригінальної продукції "ТМ", які в свою чергу не наділені правами офіційного імпортера, а також не уповноважені виробником, правовласником ТМ бренду (офіційні дистриб'ютори, дилери та ін.).

- ввезена продукція має відмінну (неповторну) маркування і товарно-технічні характеристики.

- відсутній дозвіл даному сірому імпортерові від правовласника товарного знаку на ввезення продукції (введення в оборот), тобто сірий імпортер і правовласник не перебувають у договірних зовнішньоекономічних відносинах.

Таким чином, можна визначити сірий/паралельний імпорт - як ввезення на територію країни оригінальних товарів, що мають маркування товарним знаком з дозволу правовласника, особами, які не мають документованої згоди від власника авторських прав на їх ввезення, яке відбувається через залучення паралельних, альтернативних логістичних і митних каналів, а не через роботу з акредитованим дистриб'ютором. Найчастіше правовласник навіть не в курсі масштабності існування таких паралельних неофіційних і корупційних каналів.

«Законодавче питання регулювання».

Незважаючи на відсутність законодавчого і чіткого розмежування «Імпорту легального» від «Сірого / паралельного імпорту» варто звернути увагу на наступне.

Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 1993 року, регулюються правовідносини по знакам на товари і послуги.

Так, статтею 1 зазначеного закону визначено, що «знак» - це позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

Однак, щоб захистити свої права на «Знак» необхідно отримати свідоцтво на такий знак. Як відомо, власник свідоцтва на знак для товарів і послуг має такі виняткові права:

1) право використовувати знак на свій розсуд (така правомочність власника включає в себе можливість передачі права власності на знак повністю або відносно частин зазначених у свідоцтві товарів і послуг іншій особі на підставі договору);

2) виключне право дозволяти використання знака іншим особам (надання дозволу (видача ліцензії) на використання знака на підставі ліцензійного договору);

3) виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди зареєстрований знак.

У той же час використанням знаку слід вважати:

а) нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бірку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знаку з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення);

б) застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано;

в) застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Але варто зазначити що товар, який був ввезений в порядку «сірого / паралельного імпорту» був придбаний на території іншої іноземної держави після введення його в цивільний оборот, що згодом призвело до втрати виняткових прав правовласника Торгової марки на заборону третім особам використовувати такий товар і, як наслідок, такий товар перебуває у вільному обігу.

Що тягне за собою втрату (вичерпання) виключних прав правовласника?

Під терміном вичерпання прав слід розуміти, що виробник (правовласник) товару під власною маркою втрачає право експлуатації торгової марки після першого продажу, що дає можливість новому власнику товару не тільки реалізувати такий товар під торговою маркою, якою володіє виробник і рекламувати його під такою торговою маркою. Однак, варто зазначити, що права на знак вичерпуються в певних випадках. Існують три режими (виду) вичерпання виняткових прав: національний, регіональний та міжнародний. Залежно від територіальності, на якій відбувається реалізація товарів, розрізняють:

• міжнародний (незалежно від того, де товар був введений в цивільний оборот, правовласник не має права забороняти використання своєї торгової марки по відношенню до даного товару);

• регіональний (якщо вказане право вичерпується на території певного регіону, де товар був введений в цивільний оборот);

• національний (в разі, якщо вільне використання товару на території певної держави може здійснюватися тільки після того, як він був введений в цивільний оборот саме цієї держави).

Який же з трьох режимів вичерпання виняткових прав діє сьогодні на території України?

Аналізуючи правову практику і регуляторні принципи українських держорганів, можна відзначити, що сірий імпорт де-юре не заборонений. Слід підкреслити, що під обмеженням паралельного імпорту, необхідно розуміти застосування певної доктрини вичерпання прав на об'єкти інтелектуальної власності. Національне вичерпання прав істотно обмежує паралельний імпорт, міжнародне - не встановлює обмежень. По ключових об'єктах інтелектуальної власності (ТМ, винаходи, промислові зразки) в Україні діє міжнародна доктрина (принцип вичерпання прав), яка не обмежує сірий / паралельний імпорт.

Відповідно до частини 6 статті 16 Закону «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» виключне право власника свідоцтва забороняти використовувати знак без його згоди не поширюється на випадки використання знака для товару, введеного в цивільний оборот саме під цим знаком власником свідоцтва чи за його згодою, за умови, що власник свідоцтва не має вагомих підстав забороняти таке використання у зв'язку з подальшим продажем товару (зокрема, в разі зміни або погіршення стану товару введення його в цивільний оборот). Виходячи з трактування і тлумачення законодавчих норм, сьогодні в українській юрисдикції відсутнє однозначне застосування принципу вичерпання виняткових прав правовласника ТМ. З одного боку, оскільки закон регулює відносини в Україні, права на торговельну марку діють в Україні, то і застосовуватися повинен принцип національного вичерпання. З іншого боку, в цій нормі Закону не вказані обмеження по введенню в цивільний оборот в Україні, тому слід застосовувати міжнародний принцип.

Також, відповідь на це питання розкрито і в судовій практиці, де Вищий господарський суд України у своїх постановах, при цьому вказавши, що приписи частини шостої статті 16 Закону № 3689 не пов'язують вичерпання прав власника торговельної марки з введенням їм товару (або з його згоди) в цивільний оборот виключно на території України. Отже, введення власником торгової марки (або з його згоди) товару під відповідним знаком для товарів і послуг в цивільний оборот може бути здійснено і на території іншої держави (держав), після чого власник не може обмежити або заборонити наступний перепродаж даного товару на території іншої країни, де його права також охороняються (в тому числі на території України).

У той же час при захисті інтересів правовласників, не варто забувати про митний реєстр, який ведеться з метою сприяння захисту майнових прав на об'єкти прав інтелектуальної власності під час митного контролю та митного оформлення товарів, що містять такі об'єкти, на підставі заяв правовласників ТМ і містить інформацію, яка використовується для запобігання переміщення через митний кордон України товарів з порушенням прав інтелектуальної власності. При організації та здійсненні імпортування товарів рекомендуються перевіряти наявність товарів в Митному реєстрі об'єктів інтелектуальної власності (http://sfs.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/pereliki-100237.html), який представлений на сайті Державної фіскальної служби України і містить 3 657 найменувань продукції. Реєстр містить відомості про майнові права на об'єкт інтелектуальної власності за заявою правовласника з метою запобігання переміщення товарів через митний кордон України з можливим порушенням прав на об'єкт інтелектуальної власності. Саме наявність в такому переліку товарів може стати проблемою при їх паралельному імпорті.

Також, варто відзначити, що митним кодексом України встановлено, що ввезення на митну територію України або вивезення за межі цієї території товарів, призначених для виробничої або іншої підприємницької діяльності, з порушенням охоронюваних законом прав інтелектуальної власності є порушенням. Що, в свою чергу, дозволяє на превентивному рівні боротися з так званим сірим імпортом.

Здається, що не зайвим буде звернути увагу на лобістські війни українських рітейлерів, дистриб'юторів та імпортерів. Так у Верховній Раді України зареєстровані два протилежних законопроекти. Один з них забороняє сірий / паралельний імпорт, другий - дозволяє. Кожен з цих законопроектів представляє інтереси певної бізнес-середовища, ним же і лобіюється.

Так, з метою захисту прав офіційних дистриб'юторів, в листопаді 2016 року, народними депутатами різних фракцій був зареєстрований Законопроект № 5419 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення публічності та недопущення зловживань в сфері реєстрації та обігу знаків для товарів і послуг, а також захисту і створення умов для реалізації прав їх власників » яким, в тому числі, вводилася заборона на сірий / паралельний імпорт, пропонуючи закріпити національний принцип вичерпання прав на ТМ, однак досі цей законопроект залишається не розглянутим.

Також слід згадати про альтернативний законопроект №4614 «Про внесення змін до митного кодексу України відносно захисту прав інтелектуальної власності під час переміщення товарів через митний кордон України», в якому закріплюється міжнародний принцип вичерпання прав на торговельну марку та дозволяється сірий / паралельний імпорт товарів. Саме на його прийнятті наполягають великі торгові мережі «МЕТРО Кеш енд Кері Україна», «Ашан Україна Гіпермаркет», «Сільпо-Фуд», «Новус Україна» та «БІЛЛА Україна". Основна, нібито, мета вищезазначеного законопроекту - адаптація митного законодавства України до відповідних Регламентів ЄС в сфері інтелектуальної власності, зокрема, усунення адміністративних бар'єрів в торгівлі брендованими товарами і спрощення паралельного імпорту в Україну. Нагадаємо, законопроект був поданий Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради ще в травні 2016 року.

Які ж методи правової боротьби з «сірим імпортом».

Найчастіше правовласники Торгових Марок, які стали жертвою «сірого/паралельного імпорту» в Україні, стикаються з проблемою захисту власних прав у світлі застарілого національного законодавства. Але незважаючи на це, існує досить широкий вектор можливостей правового захисту таких прав, серед яких варто відзначити наступні.

Пріоритетом в даному випадку є реєстрація торгового знаку товарів в митному реєстрі. Після такої реєстрації, весь товар під певною торговою маркою, може бути ввезений в Україну тільки за згодою власника (власника прав, виробника) такого торгового знаку.

Тобто в разі ввезення товару під торговою маркою, яка зареєстрована в митному реєстрі, реєстрант буде повідомлено про декларування на митниці такого товару з подальшим запитом на дозвіл ввезення такого товару, а митне оформлення товару буде призупинено.

Згідно Митного кодексу, товар щодо якого прийнято рішення про призупинення митного оформлення на підставі виявлення ознак порушення прав інтелектуальної власності, може вважатися як контрафактний товар, імпорт якого на територію України заборонено.

В даному випадку, власник торгового знаку (він же реєстрант) може відмовити у наданні дозволу на ввезення товару під торговою маркою, пославшись на звернення до суду, для припинення незаконного ввозу товару під його Торговою маркою, а товар, що ввозиться, буде розміщений (затриманий) на складі митниці до прийняття рішення судом.

Одним з варіантів врегулювання спірної ситуації, пов'язаної з перетином кордону контрафактної, ''сірої'' продукції, є зміна маркування на товарах та їх упаковці, можливо за згодою правовласника і власника товарів. Зокрема, в процесі здійснення митного оформлення допускається зміна ідентифікаційних знаків чи маркування на товарах або їх упаковці з метою усунення ознак порушень прав інтелектуальної власності за умови узгодження таких операцій з правовласником або на його вимогу. Такі операції здійснюються за рахунок правовласника або інших осіб за домовленістю з ними. В результаті складається акт про відсутність ознак порушення прав інтелектуальної власності, який підписується, у тому числі правовласником ТМ. У разі ж відсутності товару в митному реєстрі, товар ввезений через митницю і який не має претензій з боку третіх осіб, є офіційно ввезених на територію України.

Що стосується товару, ввезеного поза митним контролем, слід виділити те, що за ввезення товару, поза митним контролем, Митним кодексом встановлена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу в розмірі 100% вартості ввезеного товару та його подальшої конфіскації. Таким чином, якщо стало відомо, що товар ввезено поза митним контролем (а це може бути відомо в зв'язку з відсутністю запиту з митниці про дозвіл перетину кордону зазначеного товару), можна звернутися до фіскальної служби з метою залучення «Сірого» імпортера до відповідальності.

На сьогоднішній день основним методом захисту прав власників і офіційних представників-власників торгових марок в Україні є звернення до суду, з вимогою заборонити реалізацію товару, який ввезений в Україну без згоди власника авторських прав торгового знаку або поза митним контролем. Однак такий процес може зайняти досить тривалий час, внаслідок чого збитки будуть невиправними.

Можлива також процедура звернення до державного інспектора з захисту прав інтелектуальної власності - в даному випадку інспектором буде здійснено обов'язкове до виконання розпорядження.

Серед вищезазначених варіантів, також можливо звернутися в антимонопольний комітет або до правоохоронних органів із заявою про порушення виключних прав правовласника.

Наявність «сірого / паралельного» імпорту товарів і реалізація через інтернет - майданчики і маркетплейси. Основною проблемою боротьби з сірим / чорним імпортом в інтернеті слід зазначити проблему юрисдикційної ідентифікації порушника (портрет порушника), в зв'язку з тим, що на сьогоднішній день істотних проблем реалізації товару через інтернет-майданчики у порушника не виникає, в тому числі і реєстрації інтернет доменів-клонов торгових марок. Варто також відзначити, що використання підробленого "Доменного інтернет - ім'я '' може розглядатися, як форма використання офіційної торгової марки.

Права інтелектуальної власності порушує не саме існування веб-сторінки, а розміщення в мережі Інтернет окремого об'єкта інтелектуальної власності в цифровій формі.

Перш за все, потрібно здійснювати регулярний моніторинг інтернет простору на наявність продавців сірого/паралельного імпорту, з метою завчасного реагування та фіксації порушення.

У разі виявлення сайту / іншого веб-ресурсу порушника стає питання його ідентифікації (ознаки порушника). Не дивлячись на наявність такої проблеми, існують технічні можливості для ідентифікації порушника, а саме:

- Запит в whois * і реєстратора / хостинг ** / провайдера / адміністратора сайту;

* WHOIS - мережевий протокол прикладного рівня, заснований на протоколі ТСР (порт 43). Основне застосування - отримання реєстраційних даних про власників доменних імен, IP-адрес і автономних систем.

** Хостинговая компанія - компанія, що займається наданням послуг розміщення обладнання, даних і web-сайтів на своїх технічних майданчиках (хостинг).

- Звернення до правоохоронних органів із заявою про вчинення кримінального злочину (в області прав інтелектуальної власності);

Варто відзначити, що власник прав на товарний знак має право забороняти іншим особам використовувати тотожне або схоже до ступеня змішування з цим знаком позначення лише стосовно тих товарів і послуг, щодо яких цей знак зареєстрований, або споріднених з ними товарів і послуг.

Рекомендується також організувати комплекс профілактичних заходів щодо захисту від «сірого імпорту» через спільну роботу з правовласником товарного знаку або уповноваженими офіційними дилерами ТМ на території України:

- в ліцензійних угодах чітко прописувати територію реалізації товарів офіційної ТМ, на яку вони поширюються.

- в договорах вказувати випадки компенсацій при порушенні територій поширення, реалізації товару і надання сервісу офіційної ТМ;

- відстежувати і фіксувати докази недобросовісних "перекупників'' (приватні особи здійснюють покупки і імпорт в некомерційних цілях малими партіями) і інформувати офіційних виробників і правовласника ТМ;

- активно вести досудово-претензійну роботу: «завалювати» претензіями безпосередніх порушників з вимогами компенсації збитків і зняття бренду з продажу, ліквідація і блокування інтернет-майданчиків порушників;

Паралельно - збирати доказову базу, з метою привернути «сірих імпортерів» до відповідальності в суді. Ця організаційно-технічна практика захисту з позитивними результатами вже є, особливо відносно невеликих і середніх "сірих '' інтернет-магазинів, які закуповують за заниженою ціною брендований товар, як правило, у західних оптовиків (зокрема Польщі та інших країнах ЄС). Але при грамотному підході - наприклад, якщо факт незаконного використання чужого бренду в Інтернеті буде зафіксований і посвідчений, інтереси правовласника ТМ відстояти цілком реально.

Можливо також притягнути до відповідальності «сірого» імпортера, що реалізує офіційні брендовані товари через сірі "інтернет-сервіси'', ввезені на український ринок. Основний механізм отримання доказової бази при порушенні прав інтелектуальної власності - "контрольна закупка". Дана процедура "контрольної закупівлі" ініціюється, організовується і оформляється юридичним радником в процесі комплексного правового супроводу і захисту інтересів офіційного дистриб'ютора і правовласника ТМ, із залученням також компетентних контролюючих держорганів (захист прав споживача; антимонопольні органи та ін.)

В її ході з'ясовується:

• Належність товару;

• Повний цикл продажів і імпортування від іноземного виробника до кінцевого споживача на українській території.

• Хто його неофіційно продає на території України;

• За яким договором і на якій підставі відбувається імпорт і реалізація;

Які тенденції захисту і наслідки від «Сірого імпорту»?

27 вересня 2018 опублікований звіт Європейської комісії Reports on EU Customs enforcement of IPR 2017 Його статистичні дані показують, що в 2017 році митні органи вилучили понад 31000000 контрафактних товарів на суму 580 000 000 євро на зовнішніх кордонах ЄС, сюди слід віднести також «Сірий імпорт» . В першу чергу від сірого імпорту може страждати кінцевий споживач такого товару, оскільки товар спочатку був розрахований на інший ринок для задоволення інших споживчих запитів.

Також несе ризики і збитки правовласник Торгової марки, товар якої був ввезений «Сірим» імпортом, оскільки зменшується споживча кон'юнктура, що змушує офіційних продавців збільшувати витрати на маркетинг, що в кінцевому рахунку закладається у вартість продукції, тобто офіційний товар для кінцевого споживача стає дорожче .

Держава також несе прямі збитки від контрабанди і тіньового ринку (недоотримані митні збори, ПДВ, податок на прибуток), тому воно повинно бути зацікавлене в зміцненні офіційного ринку і створенні чесних і рівних умов розвитку для всіх суб'єктів господарювання.