Керівник практики київського офісу ЮБ «ЄПАП» Т. Кислий:

«Навіть суди не можуть пояснити, як мають виглядати висновки експертів та товарознавча експертиза у справах про збитки за порушення права на торговельну марку»

Попри складну політичну та економічну ситуацію у нашій країні, IT-ринок привертає увагу закордонних інвесторів, які оплачують послуги українських програмістів, що стабільно збільшує прибуток вітчизняних IT-компаній. Водночас договори з іноземними контрагентами викликають правові негаразди при сплаті роялті та перепродажу прав інтелектуальної власності на програмне забезпечення за кордон. Про ці та інші законодавчі колізії, а також шляхи їх урегулювання «ЗіБ» довідався під час бесіди з радником, керівником практики інтелектуальної власності, медіа та телекомунікацій київського офісу ЮБ «Єгоров, Пугінскій, Афанасьєв і партнери» Тарасом КИСЛИМ.

«Якщо навалитися всім миром, глобальну проблему клієнта можна вирішити»

— Тарасе, оскільки ви спеціалізуєтеся на представленні інтересів клієнтів щодо захисту прав інтелектуальної власності, з якими юридичними проблемами найчастіше звертаються до вас вітчизняні IT-розробники?

— У суспільстві сьогодні склалося загальне враження, що найбільше такі розробники звертаються до нас, юристів, з кримінальними справами. Насправді це не так. Просто обшук — це резонанс, і якщо у когось виникають проблеми з прокуратурою, Службою безпеки чи податковими органами, то про це дізнаються всі; клієнт дуже важко це переживає й охоче розповідає подробиці. Насправді ІТ, як і будь-який великий бізнес, стикається з набагато ширшим колом проблем.

Найактуальнішим є питання структурування прав на програмний продукт і правильного їх переходу від автора до замовника. Досвідчені компанії звертаються з цим до юристів із самого початку. Зокрема, іноземні замовники приходять до нас і кажуть: «Ми збираємося найняти людину, яка писатиме нам програмне забезпечення, і нам треба правильно оформити права», приносять договір на експертизу, і всі задоволені.

Українські компанії, як правило, звертаються із цими питаннями на стадії, коли вони комусь передають свої права. При цьому рівень підготовки програмного продукту досить високий. Ми бачили приклади транзакцій з відомими іноземними компаніями, які купували дорогі високотехнологічні продукти.

Перед купівлею завжди проводять так званий дью дилідженс (due diligence), тобто перевіряють, чи має продавець права на те, що він продає. Зазвичай ці права оформлені дуже погано. У цьому разі доводиться юридичними прийомами цю ситуацію регулювати. При цьому до юристів може звернутися як продавець, так і покупець.

Інколи, за умовами транзакції, продавець має надати підтвердження того, що в нього є ці права, і цим підтвердженням буде юридичний висновок. Тоді, відповідно, по юридичну допомогу звертається продавець, аби дізнатися, що потрібно зробити, аби отримати бажаний результат. Але буває і так, що покупець замовляє таку експертизу.

— Ви маєте чималий досвід судового представництва. Наскільки складно захищати право на інтелектуальну власність у країні, яка є одним з лідерів у поширенні нелегальних програм та інформаційного контенту в Інтернеті?

— Досить складно, це факт. Тут допомагає багатопрофільність компанії. У нас представлений широкий спектр практик, і ми працюємо у кількох юрисдикціях. Тобто якщо навалитися всім миром, якусь глобальну проблему клієнта можна вирішити. Однак я не згадаю такої справи, яка дійшла б до суду із тим, щоб той з’ясовував, кому належать права у сфері ІТ. В інших сферах ми з авторським правом заходили так далеко, але в ІТ все обмежується переговорами.

Коли порушення відбувається в Інтернеті, дуже складно буває ідентифікувати порушника. Правила анонімності та конфіденційності можуть бути настільки складними й непробивними, що з’ясувати особу порушника буває складно. Хоча в кінцевому підсумку, якщо компанія береться за цю справу серйозно, нічого неможливого немає. Однак це все час, додаткові зусилля і кошти.

Якщо говорити саме про судове представництво, то наведу такий приклад. Українська компанія розробила технологічний продукт і на вигідних умовах продала за кордон. У фізичних осіб — розробників продукту були права на додаткову винагороду в разі подальшого перепродажу прав інтелектуальної власності, і український суд стягнув гроші на користь авторів. Тобто сплата винагороди за продаж прав і зобов’язання за доплату винагороди покладалися на роботодавця, щось на кшталт «ми продаємо продукт інвестору за такі гроші, але, швидше за все, далі буде перепродаж, і якщо він відбудеться, ви, розробники, отримаєте додатково». Спочатку компанія провела одну транзакцію, а потім іншу, і ця друга транзакція включила ще один пункт до договору про те, що гроші повинні ще раз дійти до авторів.

Ще одна справа, характерна не тільки для ІТ, а й для будь-якого великого бізнесу, коли рейдери захоплюють активи, і цими активами виявилося саме програмне забезпечення.

Якщо ж говорити про порушення авторських прав, такі питання переважно вирішуються на досудовому рівні. Адже до суду йти насправді нікому не вигідно, тому, коли починається досудове листування, сторони зважують всі аргументи і приходять до якогось взаємовигідного рішення.

— Тобто укладають ліцензійну угоду?

— У мас-маркеті зазвичай це пропонують самі порушники. Але не всі клієнти готові до такого, є й такі, в яких на рівні глобальної стратегії існує правило «не працювати з порушниками». В ІТ все трохи інакше: порушники припиняють протиправні дії й зникають або назавжди, або на деякий час. Якщо це документально і оформлювалося, то у вигляді зобов’язань припинити порушення зараз і не допускати в майбутньому.

З точки зору сприйняття іноземного клієнта така угода захищає його інтереси з огляду на порушене право. З погляду міжнародної практики це виключає необхідність проведення доказової роботи, тобто клієнту не треба буде доводити факт порушення в суді. У порушника зафіксовано умисел на майбутнє, тобто якщо він буде порушувати, то не зможе сказати: «Я не знав!». І те, що він дав зобов’язання, погіршує його позиції в разі спору про стягнення збитків.

До речі, в Україні зі стягненням шкоди дуже складно. У разі порушення авторських прав усе ще більш-менш реалістично, є так звана компенсація, коли потерпіла особа не повинна доводити суму. Вона доводить факт, а суд уже в межах установленої законом «виделки» призначає відшкодування. Навіть у нашій консервативній з точки зору стягнень судовій практиці були випадки присудження чималих сум (ідеться щонайменше про 10 мінімальних зарплат за одне порушення).

З погляду порушення права на торговельну марку все виглядає не так райдужно. Навіть суди не можуть пояснити, яким чином мають виглядати висновки експертів та товарознавча експертиза. Якщо за кордоном один відомий виробник судиться з іншим і хтось з них отримує мільярдні компенсації завданих збитків, у нас у кращому випадку спір закінчується приписом припинити порушення. Про відшкодування понесених збитків, чи то пак упущеної вигоди, не йдеться. У цьому сенсі наша система захисту прав неефективна.

«В Україні поширені помилки на рівні переходу прав від автора до роботодавцяабо до замовника»

— Законодавство України містить численні прогалини у сфері регулювання прав роботодавця на інтелектуальну власність, створену працівниками. Які ризики це становить для власників IT-бізнесу?

— Суперечність між Цивільним кодексом і законом «Про авторське право і суміжні права», коли закон каже, що всі права на службовий твір отримує виконавець, а ЦК — що вони розподіляються навпіл між автором та його роботодавцем, відома всім. І судова практика щодо цього різна. Водночас обидві норми працюють лише тоді, коли інше не передбачено договором. Якщо сторони грамотно підходять до оформлення прав, цієї проблеми не існує: задля уникнення спору вони просто прописують у договорі, кому який обсяг прав належить.

Помилки на рівні переходу прав від автора до роботодавця або до замовника поширені в Україні, оскільки у нас ІТ-сфера інколи працює не за класичною структурою з роботодавцем і працівником. Дуже часто це компанія і приватні підприємці, яких вона наймає. З точки зору законодавства це різні конструкції, кожна з яких вимагає відповідного оформлення у договорі. Досить часто цього не роблять, і коли вже є готовий продукт, програма написана, працює і її намагаються комусь продати, ми проводимо експертизу, а в договорах, наприклад, не передбачено, до кого переходять права. Тобто роботодавець уважає: всі права на програму, що написана його працівниками, апріорі переходять до нього, натомість у самих працівників із цього приводу може бути інша думка.

Оскільки тут можливий спір, ми, юристи, маємо передбачити це у своєму висновку. Отже, покупець про це дізнається і, звичайно, оцінить як ризик. З огляду на українську систему правосуддя, яка не завжди є такою передбачуваною, як хотілося б, такий ризик вимагає свого усунення ще до укладення угоди з покупцем.

— Як ще це можна виправити, зокрема на законодавчому рівні? Як вплине на ситуацію прийняття Трудового кодексу?

— Я часто бачу такого роду договори, які можуть мати не просто дискримінаційні, а й незаконні умови стосовно співробітника. І розрахунок тут на те, що людина погодиться з ними через свою необізнаність. Однак, якщо раптом ця людина виявиться обізнаною і в неї будуть хитрий інтерес, замисел і вміння, вона зможе поставити замовника у складну ситуацію.

Наявний кодекс «пропрацівницький». Він націлений на захист інтересів працівника, а проект Трудового кодексу якраз рухається від соціалістичних до капіталістичних принципів найманої праці. Оскільки суворий кодекс, який ми маємо, не працює (тому що ніхто не дотримується його умов та не сплачує офіційних зарплат), боротися за мінімалку, коли людина решту отримувала в конверті, нікому нецікаво. Щоб не потрапляти в такі ситуації, працівнику не треба соромитися консультуватися в юриста. Те, що він витратить на відповідну пораду, потім окупиться. Це має увійти в культуру ділового спілкування. За кордоном нормально, коли людина, перш ніж укласти якийсь важливий контракт, порадиться зі спеціалістом.

Справа ж не в тому, що адвокат хоче заробити на цьому гроші. Якщо ти розбираєшся в програмуванні, цілком природно, що ти не розбираєшся в праві. І якщо ти плануєш принаймні рік свого життя присвятити саме цій діяльності, вона варта того, щоб дізнатися, які права в тебе є.

Однак для того, щоб розв’язати проблему з розмежуванням прав на інтелектуальну власність, реформувати трудові відносини й ділові звички не так важливо. Головне — донести до законодавця, що ЦК і спеціальний закон мають розбіжності, які потрібно звести до спільного знаменника. Це теж не вселенська катастрофа, але, погодьтеся, за 15 років із цим щось можна було зробити.

Крім цього, в нас, на жаль, є розрив між податковим законодавством і законодавством з питань інтелектуальної власності. Це такі паралельні всесвіти, які у правовому регулюванні ніяк не перетинаються.

Це породжує складні питання, які стосуються виплати роялті за кордон або його отримання з-за кордону. Розуміння роялті в нашому податковому законодавстві не збігається з його розумінням у нашому законодавстві про інтелектуальну власність і в класичному міжнародному законодавстві також.

«У присутності адвоката слідчі дії проходять не так нахраписто»

— З огляду на загальні проблеми незахищеності Інтернету від контролю та втручання спецслужб різних країн скажіть, чи можуть вітчизняні ІТ-компанії гарантувати безпеку своїм клієнтам? Ви особисто довіряєте Інтернету конфіденційні документи, листування з клієнтами?

— Це питання вирішується двома складовими — технічною і правовою. З правової точки зору є механізми, які дозволяють ці ризики знизити, але повністю їх виключити, особливо в нашій країні, неможливо. Якби все працювало так, як написано в законі, це була б одна історія, однак завжди є небезпека, що хтось прийме волюнтаристське рішення…

— Минулого року ДФС провела 17 планових і 170 позапланових перевірок, а також 3 обшуки в офісах IT-компаній. При цьому до обшуків долучалися СБУ та МВС. Чи існує якась специфіка проведення таких слідчих дій, якщо йдеться про вилучення даних чи інформації стосовно третіх осіб, які користуються послугами ІТ-компаній?

— Специфіка в тому, що ті, хто проводить ці дії, мають низьку технічну кваліфікацію. Вони не розбираються в суті питання й забирають обладнання. Страждають не стільки ті, щодо кого хотіли вилучити дані, скільки ті, хто ці дані зберігав. Повернути потім сервер, який вилучили, на практиці неможливо. Він залишається в правоохоронців на час розслідування справи або на час проведення експертизи.

У справах, з якими ми стикалися, діалоги велися приблизно так: «…Ви ж розумієте, це дивитиметься спеціаліст? Спеціалістів у нас 5, а серверів навилучали на три роки вперед. Очікуйте!».

Поки чекатимете, вже й сервер нікому не треба, бо він морально застаріє. Тому зараз логічним виглядає всі дані виводити за межі України, щоб усіх цих коробок, які стоять і шумлять, в офісах не було.

Є одна така закордонна корпорація, про обшук в якій український суд виніс постанову. Мені цікаво було б подивитися, як проходив той обшук і вилучення даних, адже представництво корпорації в Україні виглядає як невелике приміщення, в якому сидять 10 співробітників і працюють за ноутбуками. Звичайно, там немає жодного спеціалізованого обладнання, у співробітників є лише паролі доступу: сервери орендуються в якійсь юрисдикції, яка більше поважає захист даних.

— Якщо так сталося, що сервери перебувають в Україні, чи радите ви своїм клієнтам добровільно розкривати інформацію, яка цікавить правоохоронців, аби уникнути неприємних візитів?

— Кожен запит потрібно розглядати окремо. Наскільки він законний, як кореспондується з договірними зобов’язаннями, які несе перед своїм контрагентом клієнт. Треба зважувати ці ризики законності, договірних зобов’язань і відповідальності, і тоді вже приймати рішення.

У будь-якому випадку всі ці слідчі дії повинні відбуватися в присутності адвоката. Тоді вони проходять не нахрапом і не з такими плачевними наслідками.