Суперечка за ім’я

За яких умов господар торгової марки виграє спір з реєстрантом домену

Простота реєстрації доменного імені дозволяє окремим суб’єктам шахраювати, просуваючи свої послуги за рахунок розкручених торгових марок або заробляючи на продажу інтернет-імен. Як адвокату захистити права клієнтів у всесвітній мережі та які клопотання варто заявлятив судовому засіданні.

Світова практика

Для того щоб продати товар або послугу за допомогою Інтернету, виробник (надавач) має створити електронний ресурс, на якому споживач зможе знайти всю необхідну інформацію. Такий ресурс отримує свою інтернет-адресу, або доменне ім’я, котре, як правило, складається з назви торгової марки та власне домену. Від унікальності доменного імені залежить кількість переглядів і, відповідно, кількість проданого товару.

Цим користуються недобросовісні конкуренти, які намагаються збільшити обсяг власних продажів за рахунок розкрученої ТМ, або шахраї, котрі реєструють доменні імена першими та пропонують власникам ТМ «поступитися» за певну суму. Як забезпечити правовий захист клієнтів у Інтернеті, обговорювали правники на одному із заходів, організованому Асоціацією адвокатів України.

Партнер Патентно-юридичного агентства «Синергія», патентний повірений Анна Кравчук зазначила, що проблема пояснюється простотою реєстрації доменного імені — його отримує той, хто першим звернеться із запитом. З огляду на це Корпорація Інтернету з питань реєстрації імен і нумерації (ICANN) на основі рекомендацій Всесвітньої організації інтелектуальної власності (WIPO) у 1999 році прийняла Єдину політику розгляду спорів стосовно доменних імен (UDRP) та правила до неї.

Відповідно до UDRP установлена уніфікована й обов’язкова система адміністративного врегулювання спорів, пов’язаних із кіберсквотингом на підставі призначення WIPO нейтральних експертів з розгляду справ та винесення рішень щодо передання або анулювання доменних імен. Отже, власники ТМ, доменні імена яких перехоплені у відповідних зонах, наприклад com, net, org тощо, мають можливість забрати свої домени в таких спорах протягом 2—3 місяців. Нині розглянуто близько 30 тис. спорів, у 70% яких перемогу отримали власники ТМ.

Україна досі не приєдналася до цієї процедури, і домен ua перебуває поза захистом. Проте напрацьована судова практика дає можливість адвокату за правильно обраної стратегії прогнозувати перемогу власника ТМ та розраховувати на завершення судового розгляду в строк близько 6 місяців.

Стратегічні аспекти

Адвокатам, котрі готуються вступити в подібні спори, А.Кравчук порадила передусім установити, чи є клієнт власником ТМ або комерційного найменування. При цьому свідоцтво про реєстрацію ТМ не є підтвердженням права власності. Не варто довіряти клієнту, переконана правник, краще самому перевірити інформацію у відповідному реєстрі Державної служби інтелектуальної власності, доступ до якого відкритий. Витяг з нього підтвердить наявність права власності в судовому процесі. Комерційні найменування не підлягають реєстрації та вважаються такими, що використовуються з моменту першого використання. Саме таких доказів слід вимагати від клієнтів.

Якщо клієнт — власник міжнародної реєстрації, необхідно пам’ятати, що ТМ охороняється територіально, тому міжнародна реєстрація має поширюватися на територію України. Цю інформацію також можна отримати через реєстр або шляхом запиту до Українського інституту промислової власності (Укрпатенту) з приводу того, чи діє міжнародна реєстрація на території нашої держави.

Також клієнту варто нагадати, що строк дії ТМ — 10 років. Після його збігу йти до суду немає сенсу.

Клієнтові слід роз’яснити таке поняття, як «право першого користування». Якщо домен зареєстрований і почав використовуватися раніше, ніж була подана на реєстрацію ТМ, то є велика ймовірність того, що власник ТМ програє. У практиці А.Кравчук була справа, в якій суд, досліджуючи лише один доказ — сертифікат інтернет-компанії про реєстрацію доменного імені, відмовив власнику ТМ, оскільки та була зареєстрована пізніше.

Крім цього, потрібно дослідити, чи є та ТМ, з якою прийшов до вас клієнт, «обороноздатною». Як приклад доповідач навела спір власника торгової марки, назва якої починалася зі слова «заказ» із власником доменного імені, що містило однозвучне слово «zakaz». Суд визнав право власника доменного імені на слово «zakaz» (замовлення), оскільки воно вказує на властивість послуги і його монополізація неможлива.

Доказова база

Після встановлення аспектів, що стосуються клієнта, адвокат має визначити, чи порушувалися права взагалі. Якщо власник ТМ не має власного сайту, використання однойменного слова в доменному імені іншим суб’єктом не буде порушенням.

Якщо порушення є, його необхідно довести. Суди загальної юрисдикції приймають роздруківку із сайту. Господарські суди не вважають її доказом. Тому в господарському процесі інформацію на сайті може переглянути сам суддя (але вона до засідання може зникнути), або потрібно звертатися по допомогу до експерта. Щоправда, експертиза такого роду може виявитися довготривалою та дорогою. Дешевше буде зафіксувати інформацію на відео, що, виходячи з позиції Вищого господарського суду, також буде належним доказом.

Далі адвокату слід установити порушника, який стане відповідачем. Якщо за доменом стоїть фізична особа, реєстратор може відмовити в інформації. У такому випадку необхідно в судовому процесі заявити клопотання про витребування доказів.

До речі, реєстратор разом з реєстрантом можуть указуватись як відповідачі. Це дозволить не тільки заборонити використання доменного імені його власником, а й домогтися передання найменування володільцю ТМ. Щоправда, тут, очевидно, доведеться посилатися на ст.13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, доводячи, що це ефективний спосіб захисту прав.

І, нарешті, найголовніше: разом з позовом слід подавати заяву про його забезпечення. В іншому випадку порушники можуть устигнути приховати порушення.

Незважаючи на те що спір стосовно використання доменного імені цілком можна вирішити і в досудовому порядку, підсумувала А.Кравчук, головним гаслом стратегії, яку обере адвокат, має стати стародавній принцип «Хочеш миру — готуйся до війни». В іншому випадку навряд чи вдасться виграти спір.