Сергій Барбашин

Торговельні марки: ключові зміни після реформування законодавства

16.08.2020 року набули чинності зміни по реєстрації, захисту та використанню торговельних марок, а також інші зміни у сфері інтелектуальної власності.

Зміни введенні Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення охорони і захисту прав на торговельні марки і промислові зразки та боротьби з патентними зловживаннями» №  815-IX від 21.07.2020 р. (далі по тексту – Закон №  815-IX)

У статті розглянемо нову редакцію закону «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі по тексту – Закон) та на що звертати увагу правовласникам, їхнім представникам по відношенню до торговельних марок.

Умови надання правової охорони

Визначено перелік позначень, які можуть бути зареєстровані, як торговельна марка: форма товарів або їх пакування, звуки, за умови що такі позначення придатні для відрізнення товарів або послуг одних осіб від інших, придатні для відображення їх у реєстрі свідоцтв України на торговельні марки таким чином, що дає змогу визначити чіткий і точний обсяг правової охорони, що надається.

Хочу звернути увагу, що окрім традиційних видів торговельних марок – зображувальних, словесних, комбінованих, об’ємних, існують специфічні види. Наприклад, голографічні, рухові, позиційні та знаки, які являють собою невізуальне позначення (звукові, нюхові, смакові знаки тощо). Перелік визначено Сінгапурським договором про право товарних знаків, що ратифікований Україною 15.04.2009 р. з приміткою, що договірні сторони можуть дозволити таку реєстрацію. Хоча Україна і є стороною Сінгапурського договору, проте в Україні не надається правова охорона голографічним, руховим, позиційним, нюховим та смаковим знакам.

Зміни у підставах для відмови в наданні правової охорони

Уточнено, що не можуть одержати правову охорону позначення, які зображують або імітують, зокрема, офіційні повні або скорочені назви держав чи міжнародні літерні коди держав.

Передбачено, що загальновживаність позначення як підстава для відмови в наданні правової охорони повинна мати місце у сучасній мові або у добросовісній та усталеній торговельній практиці щодо товарів і послуг.

Описовим вважаються позначення, які свідчать також про географічне походження товарів, або інші характеристики товарів чи послуг. Таким чином, перелік описових позначень розширено та він є невичерпним.

Доповнено перелік позначень, які не підлягають правовій охороні:

- позначення, які можуть ввести в оману щодо товарів чи послуг, зокрема щодо їх властивості, якості або географічного походження;

- відтворюють назву сорту рослин, зареєстрованого чи заявленого на реєстрацію в Україні або якому надана правова охорона відповідно до міжнародного договору України;

- містять географічні зазначення (у тому числі для спиртів та алкогольних напоїв), зареєстровані чи заявлені на реєстрацію в Україні або яким надана правова охорона відповідно до міжнародного договору України.

Додано нові підстави до норми про неможливість реєстрації як торговельних марок  позначень, які на дату подання заявки або якщо заявлено пріоритет, то на дату пріоритету є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати, зокрема, асоціювати з:

- комерційними найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання до Установи заявки щодо таких же або споріднених з ними товарів і послуг;

- торговельними марками, що використовуються іншою особою в іноземній державі, якщо заявка подана від свого імені агентом чи представником такої особи в розумінні статті 6 septies Паризької конвенції без дозволу такої особи і відсутні докази, що обґрунтовують таке подання, за наявності заперечення такої особи.

Також «новою» підставою для відмови у реєстрації є тотожність або схожість з торговельними марками, що використовуються іншою особою в іноземній державі, якщо заявка подана від свого імені агентом чи представником такої особи без дозволу такої особи і відсутні докази, що обґрунтовують таке подання, за наявності заперечення такої особи. Фактично, дана норма розширює таку підставу для відмови, як можливість введення в оману щодо інших осіб та/або їхніх товарів чи послуг.

Листи-згоди на стадії реєстрації

До змін відповідно до Закону №  815-IX листи-згоди не були передбачені чинним законодавством. Прийняття таких документів було на розсуд закладу експертизи, хоча на стадії розгляду справ Апеляційною палатою та судом, такі докази приймалися до розгляду.

Відтепер, подання листів-згод передбачено ЗУ «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг», зокрема при реєстрації тотожних або схожими настільки позначень, що їх можна сплутати з раніше зареєстрованим та поданими на реєстрацію ТМ, комерційними найменуванням, промисловими зразками тощо.

Скоріш за все, згодом з’явиться нова судова практика (практика Апеляційної палати) у випадку відклику листів-згод; порушення умов, на підставі яких згоди отримані; строки дії такої згоди тощо. Не буде зайвим запровадити певні шаблони та рекомендації до листів-згод для їхнього прийняття відомством та врахуванні при реєстрації. У будь-якому випадку, представникам слід ретельно прописувати умови отримання згоди, строк дії, на що розповсюджується, територія тощо.

Публікація у бюлетені, строки на заперечення та право звернення до Апеляційної палати

Запроваджено публікацію в офіційному електронному бюлетені протягом п’яти робочих днів з дати надіслання повідомлення заявнику про встановлення дати подання заявки (за фактом відповідності заявки вимог ст. 8 Закону та зарахування збору).

Якщо раніше подати заперечення проти заявки можна було за «5 днів до дати прийняття рішення за заявкою», то відтепер подання заперечення проти заявки- протягом трьох місяців від дати публікації відомостей у бюлетені або міжнародну реєстрацію торговельної марки чи територіальне поширення міжнародної реєстрації на Україну.

Заперечення може подати будь-яка особа. Подане заперечення розглядається в межах мотивів, викладених у ньому, та з урахуванням відповіді заявника в разі її надання в установлений строк. Результати розгляду заперечення зазначаються у висновку експертизи за заявкою. Копія рішення Установи, прийнятого на підставі такого висновку експертизи, надсилається особі, що подавала заперечення.

Особа, яка подала заперечення проти заявки, може оскаржити рішення про реєстрацію торговельної марки до Апеляційної палати протягом двох місяців від дати одержання копії такого рішення. Тобто, звертатися до Апеляційної палати може не тільки заявник.

Оскарження рішення до Апеляційної палати здійснюється шляхом подання заперечення проти рішення та сплати збору . Одержання Апеляційною палатою заперечення та сплата збору є підставою для зупинення діловодства за заявкою до затвердження рішення палати. Повідомлення про подання заперечення та його копія невідкладно надсилаються заявнику торговельної марки, якому надається право подати до Апеляційної палати обґрунтовану відповідь на заперечення.

Мотивоване рішення Апеляційної палати, яке прийняте за результатами розгляду, надсилається заявнику та особі, яка подала заперечення. Таке рішення може бути оскаржено ними у судовому порядку протягом двох місяців від дати одержання.

Способи використання торговельної марки без згоди її власника

Доповнено перелік способів використання торговельної марки без згоди власника. Загалом зміни стосуються добросовісного використання торговельної марки поруч з власним брендом, на вивісці тощо. Серед них:

- використання під час торгівлі позначень, що стосуються виду, якості, кількості, призначення, цінності, географічного походження, часу виробництва товарів чи надання послуг або інших характеристик товарів чи послуг, за умови відсутності ознак порушення прав власника свідоцтва на торговельну марку;

- використання під час торгівлі торговельної марки, якщо вона необхідна для вказівки на призначення товару чи послуги, зокрема як додаткового обладнання чи запасних деталей, за умови що таке використання здійснюється відповідно до чесної підприємницької практики;

- застосування торговельної марки у порівняльній рекламі виключно для вирізнення товарів і послуг з метою об’єктивного підкреслення їх відмінностей, за умови що таке застосування здійснюється відповідно до чесної підприємницької практики та з дотриманням положень законодавства про захист від недобросовісної конкуренції.

Звертаю увагу, що принцип вичерпання прав також передбачений чинним законодавством - наступна реалізація оригінального та законим шляхом введеного в обіг товару третіми особами.

Інші зміни

- Введено (змінені) поняття, середи них: дефініцію «знак» як позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб, замінено на термін «торговельна марка»; додані визначення «база даних заявок», «бюлетень» та «колективна торговельна марка».

- Додано можливість використання кваліфікованого електронного підпису та видачі, отримання документів від Украптенту, подання документів в електронній формі. Спосіб подання заявки (у електронній формі чи паперовій) заявник обирає на власний розсуд. Зазначимо, що можливість подання заявок в електронній формі шляхом використання спеціальних електронних систем подання реалізована на практиці  ще до прийняття зазначеного Закону 815-IX. Проте лише зараз відбулося її законодавче закріплення.

- Змінено з трьох років до п’яти строк безперервного невикористання торговельної марки як підстави для дострокового припинення дії свідоцтва за рішенням суду. Відлік строку розпочинається від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва. П’ятирічний строк узгоджується з положеннями Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами.

- Зменшено строк виключного право власника на повторну реєстрації торговельної марки  з трьох до двох років.

- Попередній висновок із викладенням вичерпного переліку підстав невідповідності заявленого позначення умовам надання правової охорони заклад експертизи може надсилати лише один раз.

Висновки

Закон № 815-IX прийнятий за для посилання охорони та захисту прав торговельні марки і промислові зразки, боротьби з патентними зловживаннями, з метою забезпечення виконання зобов’язань України у сфері європейської інтеграції відповідно до Угоди про асоціацію з ЄС.

Нововведення змінюють підходи до реєстрації та захисту, у тому числі розширено та конкретизовано підстави для відмови у реєстрації та можливість використання торговельних марок без згоди власника. А додаткові можливості у вигляді листів-згод на реєстрацію, заперечень третіх осіб з наступною можливістю приймати участь на засіданнях Апеляційної палати можуть розширити практику та підходи Апеляційної палати та судів.

Закон і Бізнес