Закон і Бізнес


Экспертиза — царица доказательств

Тенденции рассмотрения споров о защите прав на торговую марку


Найчастіше судам доводиться розглядати позови щодо заборони конкурентам використовувати схожі назви ліків.

№44 (1446) 09.11—15.11.2019
Богдан ШАБАРОВСКИЙ, адвокат, юрист GOLAW
6012
6012

Судебные споры о защите прав на знаки для товаров и услуг изобилуют громкими именами: McDonalds, Baileys, «Рошен», «Карлсберг», «Первый частный пивоварня», «Фармак», Фармацевтическая фирма «Дарница». Впрочем, независимо от сторон, юридическая сущность споров почти не меняется, как и подходы суда к пониманию правовых норм и оценки доказательств.


Схожість до змішування

Не будемо вдаватися до обтяженої теорією давньої дискусії про те, чи може суд перевірити й оцінити висновок експерта. Річ у тім, що дослідження ґрунтується на спеціальних знаннях, яких у суду немає. Просто констатуємо, що саме висновок експерта щодо схожості або несхожості позначення, торговельної марки з іншою торговельною маркою є ключовим доказом у справах про заборону використання позначення або визнання недійсним свідоцтва на знак для товарів і послуг.

Такі справи, до слова, залишаються популярними спорами, особливо у фармацевтичній сфері. Так, нещодавно Верховний Суд поставив крапку в спорах про визнання недійсними свідоцтва на знак для товарів і послуг «Цитрамон-Здоров’я» та свідоцтва на знак для товарів і послуг «Аллохол-Здоров’я-Фіто». Ключовими доказами в цих справах були висновки експертів, які констатували схожість аж до змішування зі знаками для товарів і послуг «Цитрамон» та «Аллохол» відповідно.

Тією самою є історія конфлікту ТМ «Корвалол» та позначення «Корвалол-Здоров’я». Як наслідок, ПАТ «Фармак» як власник прав на ТМ «Корвалол» домігся скасування державної реєстрації лікарського засобу «Корвалол-Здоров’я» та заборони використання такого позначення.

Цікавим у цьому контексті є спір виробників пива. «Перша приватна броварня» володіє правами на словесну ТМ «Різдвяний», у «Карлсбергу» ж є права на ТМ «Різдвяне». Проте торговельна марка «Карлсбергу» комбінована: містить не лише словесну частину, а й цілий ряд зображень.

«Перша приватна броварня» спробувала визнати недійсним свідоцтво на знак для товарів і послуг конкурента через схожість аж до змішування. Суди всіх інстанцій дійшли висновку, що торговельні марки не схожі, бо в «Карлсбергу» вона містить низку зображень, що роблять її відмінною. Ця історія може спричинити нівелювання ролі словесних торговельних марок: додайте зображень (якомога більше) — і ваші знаки уже не схожі.

Відсутність же висновку експерта у справі є підставою для відмови в задоволені позову, із чим погоджується і ВС. Словом, будуєте свою стратегію захисту прав на знак для товарів і послуг на схожості — будьте готові до того, що як мінімум одна експертиза неминуча.

Роль опитування споживачів

Не слід забувати, що з неправомірним використанням знака для товарів і послуг можна боротися не лише в суді, а й в Антимонопольному комітеті, адже це розцінюється як недобросовісна конкуренція. АМК здебільшого вирішує справу не один рік, утім, випадки застосування штрафів до порушників — непоодинокі. Особи, до яких застосували санкції, звертаються до суду з позовами про скасування рішень комітету.

ВС своєю чергою не раз указував на те, що під час розгляду позовів про визнання недійсним рішення АМК суд має вирішувати питання не про наявність акта недобросовісної конкуренції, а про наявність визначених законом підстав для визнання рішення комітету недійсним.

Важливо також і те, що у вирішенні вказаного спору необхідно дослідити питання першості у використанні позначення суб’єктом господарювання у своїй діяльності (безвідносно до того, чи було зареєстроване таке позначення як знак для товарів і послуг).

Питання схожості позначень/торговельних марок АМК вирішує, зокрема, на підставі опитування громадян. До прикладу, комітет провів опитування щодо сприйняття споживачами схожості оформлення упаковок тортів «Золотий ключик» виробництва «Рошен» та «Казковий ключик» виробництва ПАТ «Київхліб». Результати цього опитування стали ключовим доказом для АМК, який визнав факт використання схожого оформлення упаковки порушенням конкурентного законодавства з боку ПАТ «Київхліб».

Суди не заперечують проти того, що таке опитування може виступати доказом під час розслідування, яке здійснює комітет.

Оманливість залишається оманливою

Серед підстав для визнання недійсним свідоцтва на знак для товарів і послуг є ще одна — позначення оманливе або таке, що може ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар чи надає послугу.

Фармацевтичні компанії намагаються використати цю норму для визнання недійсними свідоцтв на знаки для товарів і послуг своїх конкурентів за умови, що в самих торговельної марки немає, але є досвід продажу товарів зі схожим або ідентичним найменуванням. Звернемося до свіжої практики. Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод із 2007 року випускає лікарський засіб під назвою «Атрогрел». Утім, у 2014-му Фармацевтична компанія «Здоров’я» зареєструвала знак для товарів і послуг «Атрогрел». Завод просить визнати недійсним свідоцтво на ТМ конкурента на підставі того, що воно може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар.

ВС висловив позицію, що наведена підстава є «абсолютним критерієм для відмови в наданні правової охорони та стосується виключно змісту самого заявленого на реєстрацію позначення (його власної видимої оманливості, наприклад позначення «вода» для горілчаних виробів; «французьке вино» на етикетці товару українського виробника). Тоді як можливість сплутування з іншими раніше зареєстрованими або заявленими на реєстрацію знаками інших осіб як відносний критерій та наслідки цього (зокрема щодо можливості введення в оману) мають правове значення при застосуванні п.3 ст.6 та п.5 ст.16 закону «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».

У цілій низці подібних справ ВС скасував рішення судів нижчих інстанцій та направив справи на повторний розгляд, натякаючи, що спосіб захисту обрано неправильно, слід було посилатися на п.3 ст.6 закону. У цій нормі йдеться про схожість із раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію знаками, добре відомими знаками, фірмовими найменуваннями, знаками відповідності та кваліфікованими зазначеннями походження товарів. Інакше кажучи, схоже на те, що позивачу слід довести не лише схожість позначення, яким він маркує свої товари, з ТМ конкурента, а й те, що це позначення є його фірмовим найменуванням.

Чи може ТМ бути спільною сумісною власністю?

Торговельна марка не є ні майном, ні майновим правом у розумінні Цивільного та Сімейного кодексів. З огляду на це вона не може бути об’єктом спільної сумісної власності подружжя, і другий з подружжя або колишнього подружжя не може використовувати її тільки тому, що власником прав на ТМ є нинішній або колишній чоловік/дружина.

З огляду на такий висновок ВС і витребування ТМ з чужого незаконного володіння теж неможливе.

Неправильний вибір сторін

У позовах про визнання недійсним рішення уповноваженого органу про визнання знака добре відомим в Україні відносно певної особи відповідачами мають бути як уповноважена особа, так і особа, щодо якої знак був визнаний добре відомим. А то буде, як у справі щодо знака «Mc», який визнали добре відомим щодо «Макдональдз інтернешнл проперті компані», де ВС відмовив у позові тільки тому, що «Макдональдз» мав бути відповідачем, а не третьою особою.

У справі щодо знака для товарів і послуг «Корвалол Corvalolum» Суд із цих же міркувань відправив справу на повторний розгляд.

Забезпечення позову

Суди продовжують стояти на позиції, що у справах, пов’язаних із визнанням свідоцтв на ТМ недійсними, можливе застосування заходів забезпечення позову у вигляді заборони відповідачеві — володільцеві спірного документа передавати будь-якій особі (особам) право власності на об’єкт інтелектуальної власності та/або давати будь-якій особі (особам) дозвіл (видавати ліцензію) на використання об’єкта інтелектуальної власності.

Разом з тим суди не заходять настільки далеко, щоб у рамках забезпечення позову забороняти використовувати знак для товарів і послуг у господарській діяльності.

Дострокове припинення ТМ

Серед підстав для дострокового припинення знака для товарів і послуг є його невикористання впродовж тривалого періоду. У законі цей період визначений як 3 роки, а от в Угоді про асоціацію України з Європейським Судом — 5.

Тривалий час точилися дискусії, яку ж норму треба застосовувати. ВС недавно висловився за 5 років. Це, звісно ж, ускладнює життя позивачам. Якщо вони звертаються до суду в листопаді 2019 року, то їм треба довести, що спірна ТМ не використовується щонайменше з листопада 2014-го. Відповідно, відповідачу достатньо підтвердити хоча б один факт використання знака в далекому 2015 році.

Чи реально стягнути збитки?

Наостанок — про невеселе. Збитки за порушення прав на знак для товарів і послуг стягнути залишається так само складно, що мало хто й намагається. Більшість обмежується забороною використання позначення, яке схоже аж до змішування зі знаком.

Утім, не так давно ВС залишив у силі рішення, яким із порушника стягнули моральну шкоду в розмірі 50 тис. грн. У наших правових реаліях це гігантська сума за порушення у сфері інтелектуальної власності. Щоправда, у цій справі йшлося про порушення прав не тільки на ТМ, а й на промисловий зразок.