Имя может быть торговой маркой, но только с согласия

Узнаваемость бренда является одним из наиболее значимых факторов успеха в конкуренции на потребительском рынке. Добиться известности своего бренда в самые короткие сроки важно для каждого предпринимателя, который ориентируется на широкий круг потребителей. В то же время, сделать свою торговую марку известной и узнаваемой довольно непросто. Для этого требуются значительные интеллектуальные, временные и финансовые вложения.

Поэтому, в некоторых случаях, предприниматели вместо того чтобы нести затраты на развитие своего собственного бренда, пытаются воспользоваться уже состоявшейся известностью, в том числе используя имена известных публичных людей, к которым данные предприниматели не имеют отношения. Например, известны случаи регистрации и дальнейшего использования в коммерческой деятельности в качестве торговой марки имен, фамилий или же псевдонимов известных артистов, спортсменов, политиков и т.д.

Однако, правомерным ли будет использование фамилии, псевдонима или сценического имени в качестве торговой марки третьим лицом, не имеющим отношения к такому известному человеку, и без разрешения такого лица?

Закон Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг» говорит о том, что не может быть зарегистрировано обозначение в качестве торговой марки, воспроизводящее фамилии, имена, псевдонимы и производные от них, портреты и факсимиле известных в Украине лиц без их согласия.

Первой преградой на пути регистрации чужого имени в качестве торговой марки выступает квалификационная экспертиза, которую проводит регистрирующий орган – Укрпатент.

В частности, перед регистрацией торговой марки, должно быть проверено не является ли заявленное обозначение именем известного в Украине лица, чьи заслуги признаны человечеством, или лица, которое вследствие своей социально-культурной и профессиональной деятельности приобрело широкую популярность в области науки, образования, культуры и искусства, в политике, экономической отрасли и других профессиональных отраслях и чье имя или фамилия вызывает единственно возможную ассоциацию с деятельностью такого лица в определенной отрасли.

При этом в качестве информационного источника широко применяется Интернет, в частности, проводиться поиск по соответствующим ключевым словам.

Однако, если чужое имя зарегистрировано в качестве торговой марки, потерпевшее лицо может обратиться в суд с требованием об аннулировании такой торговой марки и другими требованиями в случае необходимости.

Пример успешной защиты прав известного лица, псевдоним которого был зарегистрирован в качестве торговой марки и использовался в качестве названия ресторана японской кухни на протяжении многих лет, рассмотрим далее с точки зрения ключевых аспектов данной категории споров.

В 2001 году была зарегистрирована торговая марка «NOBU НОБУ» для услуг ресторанов, и в центре Киева открылся ресторан японской кухни под названием «Nobu». Этот ресторан, как и торговая марка «NOBU НОБУ», принадлежал одному из киевских рестораторов.

Следует отметить, что Nobu (Нобу) это псевдоним - господина Нобуюки Мацухиса, который стал известен во всем мире благодаря своему таланту ресторатора и шеф-повара. Нобуюки Мацухиса впервые создал уникальную кухню фьюжн-микс традиционной японской и перуанской кухни.

Когда г-н Нобуюки Мацухиса в 2013 году подал заявку на регистрацию своей торговой марки «NOBU» ему было отказано в регистрации этого знака ввиду ранее зарегистрированного сходного до степени смешения знака «NOBU НОБУ» в отношении таких же услуг.

Учитывая то, что г-н Нобуюки Мацухиса никогда не давал разрешения на использование своего псевдонима в торговой марке «NOBU НОБУ» украинским предпринимателем, решение о необходимости оспорить регистрацию данного знака в суде было принято без сомнений.

Как уже ранее было отмечено, законодательство предоставляет правовой механизм для защиты прав известного лица от посягательств на незаконное использование имени только лицам, чьё имя (псевдоним) стало известным в Украине широкому кругу лиц до даты подачи заявки на регистрацию спорной торговой марки, включающей такое имя.

В этой связи, ключевым обстоятельством, подлежащим доказыванию в суде по данному делу была известность г-на Нобуюки Мацухиса в Украине именно под псевдонимом «Nobu». При этом, данное обстоятельство требовалось подтвердить по состоянию на 2000 год, когда была подана заявка на регистрацию указанного спорного обозначения.

Отдельно стоит отметить что, если имя человека или же псевдоним известны в другой стране, но не известны в Украине, воспользоваться указанной нормой для защиты своих прав будет невозможно.

Согласно «Методическим рекомендациям по отдельным вопросам проведения экспертизы заявки на товарный знак», утвержденным Укрпатентом, подтверждением известности лица является, в частности, факт включения информации о нем в энциклопедии, справочники, словари, каталоги, а также широкое распространение информации о нем в средствах массовой информации.

Вышеуказанные положения Методических рекомендаций были учтены в процессе формирования доказательной базы по данному делу, а именно наряду с поиском в сети Интернет, был осуществлён поиск в архивах библиотек.

На сервисе Youtube был обнаружен рекламный видеоролик, в котором речь шла о киевском ресторане азиатской кухни «Nobu». Видео сопровождалось рекламным текстом, озвученным диктором, в котором отмечалось, что название этого заведения созвучно с именем известного шеф-повара - Нобуюки Мацухиса, известного как Нобу. Для усиления ассоциаций данного ресторана с псевдонимом Nobu (Нобу), сообщалось, что известный шеф-повар является автором нового блюда, которое теперь можно попробовать и в киевском ресторане «Nobu».

Данное видео было зафиксировано на материальном носителе и приобщено к материалам дела в форме вещественного доказательства.

Также было проведено социологическое исследование, показавшее, что 59% опрошенных респондентов из целевой аудитории знали псевдоним Nobu в 2000 году и связывали этот псевдоним с г-ном Нобуюки Мацухиса, а 85% из них подтвердили, что это известный ресторатор. Отчет по данному исследованию был приложен к иску в качестве доказательства.

Указанное подтверждает, что в делах, касающихся прав на торговые марки, ограничиваться только письменными доказательствами, такими как справочная литература не стоит. Напротив, доказательствами могут служить практически любые источники информации, отвечающие требованиям к доказательствам.

Отдельно стоит отметить, что по делам данной категории почти всегда требуется заключение аттестованного судебного эксперта, в основе которого лежит исследование эксперта и специальные знания в области ИС.

В рассматриваемом деле было проведено несколько судебных экспертиз, отвечавших на вопрос: воспроизводит ли оспариваемая торговая марка псевдоним истца, известного в Украине на дату подачи соответствующей заявки?

В результате изучения всех собранных по данному делу доказательств, суд удовлетворил иск г-на Нобуюки Мацухиса полностью и вынес решение о признании недействительной торговой марки «NOBU НОБУ».

В судебном решении по делу была дана оценка вышеуказанным доказательствам как надлежащим и подтверждающим неправомерность регистрации торговой марки «NOBU НОБУ», поскольку обозначение воспроизводило псевдоним известного в Украине лиц без его согласия на дату подачи соответствующей заявки.

Интересы истца в рассмотренном судебном процессе представляла команда адвокатов Юридической фирмы «Городисский и Партнеры» (Украина): Олег Жухевич, Станислав Ерёмин и Ольга Коваленко.

Глобальное юридическое сопровождение охраны и защиты прав на торговые марки господина Нобуюки Мацухиса оказывает юридическая фирма Holland & Knight (США).

PROMOTED