Знаки и их значение

О правах истца и ответчика при досрочном прекращении правовой охраны ТМ

Задача с регистрацией торговой марки может быть не такой уж и сложной по сравнению с квестом, который вас ждет в случае прекращения действия свидетельства на правовую охрану ТМ. А может случиться и так, что уникальный знак со временем становится просто попсовым.

Предмет спору

У Вищій школі адвокатури провели вебінар на тему «Дострокове припинення правової охорони торговельної марки в Україні у зв’язку з її невикористанням». Спікером заходу виступила адвокат Юридичної фірми Aequo Ганна Прохорова.

Вона зосередила увагу саме на підставі дострокового припинення правової охорони ТМ. Згідно із ч.1 ст.18 закону «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» власник свідоцтва в будь-який час може відмовитися від нього повністю або частково на підставі заяви, поданої до установи. При цьому відмова набирає чинності від дати публікації відомостей про це в офіційному бюлетені цієї установи.

А згідно із ч.3 ст.18 цього закону за рішенням суду дія свідоцтва припиняється у зв’язку з перетворенням знаку на позначення, яке стало загальновживаним для цього виду товарів та послуг. Що стосується прикладів, то Г.Прохорова радить звернутися до реєстру судових рішень з приводу ТМ «Селянське» та «Золота амфора».

У судовому порядку свідоцтво на ТМ може бути визнане недійсним (через невідповідність умовам правової охорони). Проте в такому разі варто звернути увагу: якщо свідоцтво або його частина визнані недійсними, то вони вважаються такими, що не набрали чинності від дати подання заявки.

Якщо ж свідоцтво достроково припинене внаслідок невикористання (non-use cancellation action), то права на ТМ припиняються з моменту набрання чинності рішенням суду.

Дострокове припинення дії свідоцтва на ТМ відбувається з підстав, передбачених п.4 ст.18 закону «Про охорону права на знаки для товарів і послуг», — якщо знак для товарів і послуг не використовується в Україні повністю або частково або не використовується протягом трьох років. Будь-яка особа має право звернутися до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва частково або повністю.

У цій категорії спорів тягар доведення права на звернення до суду лежить на позивачеві, а тягар доведення факту використання (або ж поважних причин невикористання) — на відповідачеві.

Судові перспективи

Є низка доказів, що слугують підставою для звернення з позовом. Це можуть бути результати офіційного пошуку знаків на тотожність/схожість. Доказом може виступати і заявка на реєстрацію тотожного позначення як ТМ, рішення щодо якої ще не прийняте закладом експертизи. Аргументом на користь права на позов стане і попередня відмова або остаточне рішення закладу експертизи про відмову в реєстрації тотожного або схожого позначення.

Також підставою може виступити і «наявність попередніх прав» — вони являють собою письмові пояснення і докази щодо використання, можливості використання або вже наявної значної підготовки до використання позначення оспорюваної ТМ.

Як приклад судових рішень із цього питання можна навести постанову Вищого господарського суду від 17.06.2014 у справі №5011-72/18927-2012.

Згідно з міжнародною практикою в Україні, країнах ЄС, Китаї, Молдові  та Казахстані заявником може бути «будь-яка особа». У той час як у Російській Федерації заявником може бути лише «зацікавлена особа», а у законодавстві Республіки Білорусь закріплено, що заявником може бути будь-яка особа, але фактично застосовуються вимоги до заявників як до «зацікавлених осіб».

Підхід «зацікавлена особа», що застосовується в практиці інших країн, передбачає інтерес до позначення заявника або фактичне використання знаку. Також зацікавленість може полягати у можливості використовувати позначення у виробничих потужностях.

Окрім того, Г.Прохорова розповіла про різницю законодавства в Україні та РФ. За її словами, під час спілкування з колегами, що також спеціалізуються на інтелектуальній власності, вдалося з’ясувати, що певні проблеми перед ними навіть не стоять через те, що в РФ усі свідоцтва щодо ТМ мають обов’язковий характер, а в Україні лише рекомендаційний.

Різниться і строк невикористання ТМ у міжнародній практиці. Так, дисонанс є і між українським законодавством та угодою про асоціацію з ЄС. Згідно з п.4 ст.18 закону «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», якщо знак не використовується в Україні протягом 3 років, то будь-яка особа має право звернутись із позовом про дострокове припинення дії свідоцтва на ТМ. А згідно із ч.1 ст.197 угоди через 5 років після невикористання товарного знака без поважних причин можуть бути застосовані санкції.