Упаковка має значення

Використання власної торговельної марки може перетворитися на недобросовісну конкуренцію

Безумовно, реєстрація прав на торговельну марку, упакування продукції перед її запуском на ринок покликані зберегти час, гроші, репутацію та нерви виробників. Однак непоодинокими є випадки, коли з якихось причин права інтелектуальної власності залишаються незареєстрованими роками.

Продукт один — виробники різні

Саме в такій ситуації опинилося двоє українських виробників рибопродуктів: товариства «І.» та «Е.». Протягом певного часу вони використовували для своєї продукції схоже до ступеня змішування упакування.

ТОВ «І». перейшло на таку упаковку значно раніше. І навіть мало зареєстровані права на промисловий зразок, яким охоронявся її зовнішній вигляд. Однак дія цього патенту закінчилася. Проте в товаристві або не помітили цього, або з інших причин не подбали про те, аби продовжити охоронний строк.

ТОВ «Е» почало використовувати спірну упаковку власного виробництва практично на 9 років пізніше. Перед тим як почати маркувати свою продукцію таким упакуванням, товариство подало документи на реєстрацію торговельної марки для нього. Тож деякий час на ринку були присутні однакові товари різних виробників зі схожим зовнішнім виглядом. При цьому один уже не володів жодними правами на таке оформлення, а інший, хоч і почав використання упаковки пізніше, був власником торговельної марки, яка застосовувалася в основі оформлення.

Одночасна присутність однаково маркованих товарів на ринку недопустима, оскільки викликає в споживачів плутанину щодо виробника продукції. Виникає запитання: хто правомірно використовує спірну упаковку, а хто є порушником?

АМК: хто перший, того й право

Перше товариство, дізнавшись, що конкурент маркує продукцію таким чином, що це могло би призвести до сплутування, звернулося до Антимонопольного комітету із заявою про вчинення дій, що є недобросовісною конкуренцією. Зокрема, звинуватило ТОВ «Е.» в порушенні ст.4 закону «Про захист від недобросовісної конкуренції».  У заяві зазначалося, що використання оформлення упаковки товарів без дозволу суб’єкта господарювання, який раніше почав використовувати його, призвело чи може призвести до змішування з продукцією ТОВ «І.».

В АМК погодилися з тим, що упакування схожі до ступеня сплутування. Оскільки заявник почав використовувати його значно раніше, було зроблено висновок, що товариство «Е.» таки порушує законодавство про захист економічної конкуренції. Це й відобразили в рішенні комітету.

Проте не все так просто. Адже свою продукцію ТОВ «Е.» маркувало власною, правомірно зареєстрованою комбінованою торговельною маркою.

Судовими колами

Посилаючись на законне право використовувати торговельну марку щодо товарів, для яких вона зареєстрована, ТОВ «Е.» звернулося до суду з вимогою визнати рішення АМК недійсним. Адже, відповідно до позиції товариства, не може вважатися недобросовісною конкуренцією використання власної торговельної марки. Із цього й розпочався багаторічний розгляд справи, яка двічі пройшла всі судові інстанції.

Основними запитаннями, на які намагалися дати відповіді суди, стали:

• чи може реалізація прав, гарантованих реєстрацією торговельної марки, вважатися недобросовісною конкуренцією?

• чи може АМК забороняти використовувати правомірно зареєстровану торговельну марку?

При цьому суди займали абсолютно різні позиції. Спочатку рішенням Господарського суду м.Києва, залишеним у силі судом апеляційної інстанції, було встановлено, що наявність торговельної марки «не є підставою для звільнення від відповідальності за законодавством про захист від недобросовісної конкуренції за використання позначення, яке схоже з тим, яке третя особа почала використовувати у своїй господарській діяльності значно раніше».

З такою позицією не погодився Вищий господарський суд. Рішення апеляційного суду було скасоване, а справу йому повернули на новий розгляд. Утім, там своєї позиції не змінили, про що видано відповідну постанову, яка знову була оскаржена ТОВ «Е.».

Отримавши справу вдруге, ВГС скасував усі попередні рішення та знову передав її на новий розгляд. На цей раз — до Господарського суду м.Києва, оскільки, на думку ВГС, суди попередніх інстанцій помилково посилалися на «пріоритет норм законодавства про захист від недобросовісної конкуренції», а мотивувальна частина рішень «не відповідає суті виключного права власника зареєстрованої торговельної марки (зокрема щодо її використання)».

При новому розгляді рішення АМК було скасоване. По суті, суди відмовилися від «пріоритетності норм законодавства про захист від недобросовісної конкуренції» (на чому наголосив ВГС) та зайняли позицію захисту «виключного права на торговельну марку».

Чітко позиція судів відображена в постанові Київського апеляційного господарського суду від 31.05.2017:  «АМК залишено поза увагою те, що захист звичаїв у промислових та торговельних справах не може відбуватися в порушення прав власника свідоцтва, які охороняються законом та державою, тобто реалізація продукції зі спірною етикеткою… здійснена з визначеним зображенням знака та переліком товарів і послуг, які внесені до реєстру і засвідчені діючим свідоцтвом України на знак для товарів і послуг, не є актом недобросовісної конкуренції та не може вважатися порушенням закону «Про захист від недобросовісної конкуренції» доти, доки не буде встановлено факт видачі свідоцтва з порушенням прав інших осіб і таке свідоцтво не буде скасовано в судовому порядку».

До ступеня змішування

Однак із таким рішенням тепер не погодилися ні АМК, ні ТОВ «І.». Утретє отримавши цю справу, ВГС у постанові від 9.11.2017 дійшов конкретних і вагомих висновків у питанні співвідношення зареєстрованих прав на об’єкти інтелектуальної власності та добросовісної конкуренції.

Перш за все він зазначив, що судам у жодному разі не слід було перебирати на себе непритаманні їм функції органів АМК. Потрібно було лише перевірити наявність чи відсутність передбачених законом підстав для визнання рішення АМК недійсним.

ВГС також звернув увагу на те, що попередні інстанції не врахували: відсутня тотожність між зареєстрованою ТОВ «Е.» торговельною маркою та фактичним зовнішнім оформленням спірної етикетки його продукції. Адже товариство не просто використовувало власну торговельну марку, а робило це таким чином, що етикетка була схожа до ступеня змішування з оформленням продукції, що виготовляється ТОВ «І.».

Отже, як влучно зазначив ВГС, ТОВ «Е.» мало можливість використовувати свою торговельну марку таким чином, щоб при цьому не імітувати етикетки продукції, яку виготовляє конкурент. Тому рішення судів попередніх інстанцій були скасовані частково. З одного боку, спосіб, в який ТОВ «Е.» використовувало власну торговельну марку, визнано актом недобросовісної конкуренції. Водночас ВГС наголосив, що АМК не уповноважений забороняти ТОВ «Е.» використовувати торговельну марку для власної продукції.

В інтересах споживача

Таким чином, для максимального захисту бізнесу від можливих звинувачень у недобросовісній конкуренції важливою є не лише реєстрація прав інтелектуальної власності, а і їх добросовісне використання. Як зазначив ВГС, «чинне законодавство не пов’язує можливість захисту від недобросовісної конкуренції виключно з наявністю в постраждалої особи права на відповідний об’єкт інтелектуальної власності».

Ця позиція спрямована на підтримку інтересів саме споживачів, оскільки при виборі товару особі не відомо про зареєстровану чи незареєстровану торговельну марку. Кожен з нас, як покупець, орієнтується в основному на  зовнішній вигляд продукції. Поява на ринку продукції з таким самим чи схожим оформленням може призвести до випадкового придбання не того товару.

Що стосується виробників, то вони зобов’язані добросовісно маркувати й оформлювати свій товар. Оскільки малоймовірно, що споживачі, а тим більше АМК повірять у випадковість існування на ринку візуально схожої до ступеня сплутування продукції конкурентів. Особливо якщо такий «збіг» одному виробникові на руку, а іншому — приносить суцільні збитки.